Corte di giustizia, Sentenza C-399/21

Competenza in materia di titolarità dell'invenzione e brevetti in paesi terzi

La pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Svea hovrätt riguarda l'interpretazione dell'articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) in una controversia tra due società svedesi relativa alla titolarità del diritto su invenzioni oggetto di domande di brevetto e brevetti rilasciati negli Stati Uniti e in Cina.

Fatti e procedimento principale

IRnova AB ha agito per far accertare che essa fosse titolare di un diritto prevalente sulle invenzioni, sostenendo che tali invenzioni erano state realizzate da un proprio dipendente e che, quindi, essa dovesse esserne considerata proprietaria in qualità di datore di lavoro e avente causa dell'inventore. FLIR Systems AB aveva invece depositato le domande di brevetto e ottenuto i brevetti a proprio nome.

Il giudice svedese di primo grado aveva ritenuto di essere competente per le invenzioni oggetto di domande europee, ma si era dichiarato incompetente per quelle relative a domande e brevetti statunitensi e cinesi, ritenendo applicabile la competenza esclusiva di cui all'articolo 24, punto 4, del regolamento. L'appello ha portato al rinvio pregiudiziale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se una domanda diretta a stabilire chi sia titolare del diritto su un'invenzione, quando la pretesa si fonda sulla qualità di inventore o co-inventore e l'invenzione è oggetto di domande di brevetto o brevetti rilasciati in uno Stato terzo, rientri nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato del deposito o della registrazione ai sensi dell'articolo 24, punto 4.

Normativa e quadro interpretativo

La Corte richiama:

• l'articolo 1 del regolamento Bruxelles I bis, che delimita il campo di applicazione alla materia civile e commerciale;
• l'articolo 4, paragrafo 1, che enuncia la regola generale del foro del domicilio del convenuto;
• l'articolo 24, punto 4, che attribuisce una competenza esclusiva in materia di registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni e modelli;
• il considerando 34, che impone continuità interpretativa con la Convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001;
• la giurisprudenza precedente, in particolare Owusu, Duijnstee, GAT, Hanssen Beleggingen e Reitbauer.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la controversia presenta un elemento di estraneità, poiché riguarda domande di brevetto e brevetti rilasciati in paesi terzi; pertanto rientra comunque nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis.

Tuttavia, l'articolo 24, punto 4, non è applicabile per due ragioni principali:

• la disposizione riguarda la registrazione o validità di brevetti depositati o registrati nel territorio di uno Stato membro, mentre nel caso di specie i titoli sono stati depositati o rilasciati in Stati terzi;
• la lite non riguarda la validità del brevetto, l'esistenza del deposito, la registrazione o un diritto di priorità, ma soltanto chi debba essere considerato titolare del diritto sull'invenzione, questione preliminare e distinta rispetto al titolo di proprietà industriale.

La Corte ribadisce che la nozione di controversia "in materia di registrazione o di validità" deve essere interpretata restrittivamente, perché si tratta di una competenza esclusiva che deroga alla regola generale. Richiamando la propria giurisprudenza, precisa che non vi rientrano le controversie che riguardano solo l'identità del titolare di un brevetto o, come nel caso concreto, l'identità del titolare del diritto sull'invenzione. Anche l'eventuale necessità di esaminare le rivendicazioni del brevetto o il diritto sostanziale brevettuale dello Stato di deposito non è sufficiente a trasformare la controversia in una lite sulla registrazione o validità.

Dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non si applica a una controversia volta a stabilire, nell'ambito di un ricorso fondato sull'asserita qualità di inventore o co-inventore, se una persona sia titolare del diritto su invenzioni contemplate da domande di brevetto depositate e da brevetti rilasciati in paesi terzi.

Principio affermato

La competenza esclusiva in materia di brevetti prevista dall'articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012 riguarda solo le controversie sulla registrazione o validità del brevetto e non si estende alle azioni che mirano unicamente a individuare il titolare del diritto sull'invenzione, anche quando tale accertamento sia fondato sulla qualità di inventore o co-inventore e coinvolga brevetti di Stati terzi.