Tribunale, Sentenza T-591/20

Nullità del marchio UE figurativo UNI-MAX per rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è il segno figurativo UNI-MAX, registrato per "writing instruments and articles of stationery", confrontato con due marchi anteriori figurativi uni e uni-ball di titolarità Mitsubishi Pencil Co. Ltd.

Fatti e procedimento amministrativo

Unimax Stationery aveva depositato nel 2015 una domanda di marchio UE per un segno figurativo composto dagli elementi "uni" e "max", con rivendicazione di colori arancione, rosso, bianco e nero, per prodotti della classe 16. Il marchio era stato registrato nel dicembre 2015. Nel 2018 Mitsubishi Pencil Co. Ltd. aveva chiesto la dichiarazione di nullità facendo valere i marchi anteriori registrati per articoli di cancelleria e strumenti di scrittura. La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo identici i prodotti, pertinente il pubblico anglofono dell’Unione con livello di attenzione da medio a basso, e sussistente un rischio di confusione per somiglianza visiva, fonetica e concettuale. La commissione aveva ritenuto non necessario esaminare il secondo marchio anteriore, una volta constatato il conflitto con il primo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 14 agosto 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 207/2009. Le disposizioni rilevanti sono l’articolo 53(1)(a), in combinato con l’articolo 8(1)(b), corrispondenti, quanto al contenuto, agli articoli 60(1)(a) e 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001. Sono richiamati inoltre i principi giurisprudenziali consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione e, sul piano processuale, l’articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale, in base al quale la causa è stata decisa senza fase orale.

Questioni sollevate con il motivo unico

Con un unico motivo Unimax Stationery deduceva la violazione dell’articolo 53(1)(a), letto con l’articolo 8(1)(b), sostenendo in sostanza che la commissione di ricorso avesse errato nel qualificare "max" come termine laudatorio e privo di distintività. La ricorrente affermava che:

• "max" non sarebbe un semplice messaggio promozionale;
• il fatto che esistano altri marchi UE contenenti il suffisso "max" dimostrerebbe il suo carattere distintivo;
• la commissione non avrebbe risposto adeguatamente a tutte le sue argomentazioni;
• di conseguenza, la comparazione dei segni sarebbe stata incompleta e viziata.

Ragionamento del Tribunale: inammissibilità dell’eccezione di inefficacia

EUIPO sosteneva che il motivo fosse inefficace perché, anche a voler ammettere un errore sulla distintività di "max", il rischio di confusione sussisterebbe comunque per la presenza dell’elemento "uni", corrispondente al marchio anteriore, con ruolo distintivo autonomo nel segno contestato. Il Tribunale respinge tale eccezione: richiama la giurisprudenza Medion e le sue evoluzioni, ma ribadisce che la valutazione del rischio di confusione deve sempre essere globale e tenere conto di tutti gli elementi dei segni. Ne consegue che il motivo non può essere dichiarato inefficace solo perché un elemento comune potrebbe, da solo, avere rilievo nella percezione del pubblico.

Valutazione della distintività di "max"

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso. Il segno contestato è composto dalle parole "uni" e "max", unite da un trattino, e da elementi figurativi semplici e decorativi. Quanto a "max", il Tribunale osserva che:

• è percepito come abbreviazione comune di "maximum";
• trasmette immediatamente un significato laudatorio, riferito a un livello massimo di prestazioni, efficienza, componenti o dimensioni;
• non possiede, per i prodotti interessati, carattere distintivo;
• il suo peso nell’analisi complessiva del rischio di confusione è quindi limitato.

Il Tribunale aggiunge che la presenza del trattino tra "uni" e "max" rafforza la percezione di due elementi separati e facilita la scomposizione del segno da parte del pubblico anglofono, che tende a riconoscere parole dotate di significato concreto o simili a termini noti.

Irrilevanza della prassi decisionale precedente di EUIPO

La ricorrente invocava altre registrazioni UE contenenti il suffisso "max" per sostenere che tale elemento dovesse essere considerato distintivo. Il Tribunale respinge l’argomento affermando che:

• le decisioni di EUIPO devono essere valutate solo sulla base del regolamento applicabile e dell’interpretazione data dai giudici dell’Unione;
• la prassi amministrativa precedente non vincola il giudice dell’Unione;
• il principio di parità di trattamento e di buona amministrazione impone di considerare le decisioni precedenti solo nel rispetto della legalità;
• ciascuna domanda va esaminata in modo rigoroso e individuale. Nel caso concreto, peraltro, i marchi richiamati dalla ricorrente erano in parte diversi sotto il profilo strutturale e in parte riferiti a prodotti non pertinenti.

Somiglianza dei segni e rischio di confusione

Il Tribunale conferma che la commissione di ricorso aveva correttamente svolto l’analisi comparativa:

• somiglianza visiva almeno media;
• somiglianza fonetica almeno media;
• identità concettuale, o comunque forte vicinanza concettuale, in ragione dell’elemento comune "uni". Poiché i prodotti erano identici e il pubblico rilevante era composto almeno dal pubblico anglofono generale dell’Unione, con attenzione media o bassa, il rischio di confusione era pienamente configurabile. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare errori della commissione nella valutazione complessiva dei segni.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata, con conseguente nullità del marchio UNI-MAX. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, Unimax Stationery è condannata alle spese, poiché soccombente e perché EUIPO e l’interveniente avevano formulato tale domanda.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nelle controversie sui marchi UE:

• il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti;
• un elemento descrittivo o laudatorio ha peso limitato nella comparazione;
• la presenza in un segno contestato di un elemento corrispondente a un marchio anteriore non basta da sola, ma può contribuire al rischio di confusione se il pubblico lo percepisce come elemento distintivo autonomo;
• la prassi precedente di EUIPO non può prevalere sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione.