Tribunale, Sentenza T-523/20

Marchio UE verbale "Blockchain Island"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del segno verbale "Blockchain Island" come marchio dell'Unione europea. Il contenzioso verte sul motivo assoluto di rifiuto per assenza di carattere distintivo nei settori indicati dalla domanda, in particolare in relazione a servizi e prodotti collegati alla tecnologia blockchain.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 27 febbraio 2019 Setarcos Consulting ltd. ha depositato una domanda di marchio UE per il segno verbale "Blockchain Island". La registrazione era inizialmente chiesta per una serie di prodotti e servizi in classi 9, 16, 35, 41 e 45; nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO la domanda è stata ristretta, ma ha continuato a comprendere, tra l'altro, pubblicazioni elettroniche, software, servizi di consulenza, formazione, servizi legali, registrazione e networking.

L'esaminatore ha respinto la domanda con decisione del 14 ottobre 2019 sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo. La quinta commissione di ricorso ha poi respinto il ricorso con decisione del 9 giugno 2020, ritenendo che il pubblico di riferimento fosse composto da professionisti anglofoni o da pubblico generale e professionisti anglofoni nell'Unione, e che il segno fosse percepito come riferimento promozionale a un'isola, identificabile anche con Malta, quale hub per la tecnologia blockchain.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva che:

• l'espressione "blockchain island" fosse concettualmente fantasiosa;
• solo una parte esigua del pubblico conoscesse la blockchain e il nesso con Malta;
• il segno non fosse laudatorio né promozionale rispetto ai prodotti e servizi richiesti;
• per coglierne il significato sarebbe stato necessario un processo cognitivo ulteriore;
• il segno fosse originale, inatteso e memorabile.

Il Tribunale doveva quindi verificare se l'EUIPO avesse correttamente applicato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel ritenere che il marchio fosse privo di carattere distintivo.

Normativa e criteri giurisprudenziali richiamati

Il Tribunale ricorda che il carattere distintivo va valutato in funzione dei prodotti e servizi interessati e della percezione del pubblico rilevante. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui:

• i marchi composti da slogan pubblicitari o indicazioni di qualità non sono esclusi in quanto tali dalla registrazione;
• non si possono applicare criteri più rigorosi agli slogan rispetto ad altri segni;
• un segno è privo di carattere distintivo se il pubblico lo percepisce solo come formula promozionale;
• un minimo di carattere distintivo basta, ma il segno deve pur sempre essere idoneo a indicare l'origine commerciale.

Il Tribunale richiama in particolare la giurisprudenza Audi, Smart Technologies, FOREVER FASTER, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS e LIVE RICHLY.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale conferma la definizione del pubblico di riferimento operata dalla commissione di ricorso: i prodotti e servizi interessati sono destinati sia esclusivamente a professionisti sia a professionisti e pubblico generale. Poiché il segno è composto da parole inglesi, è corretto riferirsi al pubblico anglofono dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Quanto al livello di attenzione, il Tribunale osserva che il fatto che una parte del pubblico sia specializzata non è decisivo ai fini della distintività. Anche per un pubblico professionale resta necessario che il segno consenta di distinguere i prodotti e servizi senza un esame analitico o comparativo, sicché l'argomento della ricorrente sul maggior grado di attenzione dei blockchain specialists è stato ritenuto inefficace.

Significato dei termini "blockchain" e "island"

Il Tribunale approva l'analisi della commissione di ricorso sul significato dei due elementi del segno.

Per "blockchain" rileva che il termine indica una banca dati digitale decentralizzata e condivisa, ed è divenuto sinonimo di tecnologia sicura di registrazione e scambio di dati, soprattutto in ambito finanziario e monetario. Tale termine può essere considerato generico rispetto a beni e servizi che utilizzano quella tecnologia.

Per "island" il Tribunale conferma che il termine significa isola, ma può anche evocare un territorio o un'area isolata. L'argomento secondo cui vi sarebbero molte isole nell'Unione o un diverso significato da considerare non è accolto, perché nel caso concreto la lettura come isola-territorio favorevole alla blockchain è quella praticabile e significativa in concreto.

Percezione complessiva del segno

Secondo il Tribunale, l'espressione "Blockchain Island", nel suo insieme, rispetta la sintassi inglese ed è immediatamente comprensibile come riferimento a un'isola che costituisce un hub per la tecnologia blockchain. Le prove raccolte nel procedimento amministrativo mostravano che alcuni territori insulari, tra cui Malta, avevano creato un ambiente normativo e fiscale favorevole alla blockchain, tanto da essere descritti come "Blockchain Island".

Il Tribunale sottolinea che tali informazioni erano accessibili online e potevano essere note anche a una parte del pubblico meno informata attraverso le normali ricerche sul web o la diffusione mediatica. Di conseguenza, almeno una parte non trascurabile del pubblico rilevante avrebbe colto il segno come messaggio promozionale relativo allo status di un'isola quale centro favorevole alla blockchain.

Collegamento con i prodotti e servizi richiesti

Il Tribunale considera decisivo il rapporto fra il significato del segno e i prodotti/servizi della domanda. In relazione alle classi interessate, il segno comunica una qualità positiva: i prodotti e servizi sarebbero offerti o destinati a un contesto favorevole alla blockchain.

In particolare:

• per i servizi legali e affini in classe 45, il segno suggerisce competenza giuridica in materia blockchain all'interno di un quadro normativo favorevole;
• per formazione, conferenze e seminari in classe 41, indica servizi svolti in un'isola hub per blockchain;
• per pubblicazioni, software e materiale informativo in classi 9 e 16, suggerisce contenuti o strumenti legati alla blockchain;
• per advertising, consulenza gestionale, recruiting, business networking e servizi simili in classe 35, il segno allude a servizi rivolti a iniziative blockchain o prestati da specialisti del settore in un ambiente favorevole.

Il Tribunale rileva che il segno, letto come slogan, esalta una caratteristica positiva dei servizi e non è idoneo a fungere da indicazione dell'origine imprenditoriale.

Carattere non memorabile del segno

Il Tribunale aderisce anche alla valutazione secondo cui il segno è composto da parole ordinarie, prive di elementi particolari come giochi di parole, rime, sintassi insolita, simboli o immagini capaci di imprimersi nella memoria del pubblico come marchio. La ricorrente non ha dimostrato che il segno producesse un effetto cognitivo tale da superare la sola funzione promozionale.

Decisione

Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto dalla ricorrente e conferma la decisione dell'EUIPO. Il marchio verbale "Blockchain Island" è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e non può essere registrato come marchio dell'Unione europea. Le spese sono poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.