Tribunale, Sentenza T-12/20

Revoca del marchio UE figurativo "Frutaria" per mancato uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di revoca di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, giudice unico, è chiamato a verificare se il marchio figurativo "Frutaria" sia stato oggetto di uso genuino nel periodo rilevante e, in caso affermativo, per quali prodotti e servizi la registrazione potesse essere mantenuta.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo fu depositato nel 2007 e registrato nel 2010 per prodotti e servizi delle classi 29, 31, 35 e 39, riguardanti in particolare frutta, ortaggi e attività commerciali/logistiche connesse. Nel 2016 il marchio venne trasferito a Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas, SL. Nel 2017 Markus Schneider presentò domanda di revoca per mancato uso effettivo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di cancellazione accolse la domanda solo parzialmente. La commissione di ricorso, con decisione dell’8 ottobre 2019, modificò ulteriormente l’esito: annullò il rigetto della revoca per "prodotti orticoli; prodotti dell’orto" e per il servizio di esportazione di frutta e verdura fresca, ma mantenne la registrazione per:

• "dried fruits" in classe 29,
• "fresh fruits and fresh vegetables" in classe 31,
• "export of fresh fruits" in classe 35.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, dato il momento della domanda di revoca, la controversia è disciplinata dal regolamento n. 207/2009. Sono centrali in particolare:

• l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, sul genuino uso del marchio e sull’uso in forma diversa purché non ne alteri il carattere distintivo;
• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), sulla revoca per mancato uso;
• l’articolo 51, paragrafo 2, sulla revoca limitata ai soli prodotti o servizi per i quali manca la prova di uso;
• l’articolo 57, paragrafi 2 e 3, richiamato per delimitare l’estensione della tutela quando l’uso è provato solo per parte dei prodotti;
• l’articolo 17, relativo alla validità formale della cessione del marchio.

Prima censura: uso del marchio da parte del precedente titolare

Il ricorrente sosteneva che i documenti prodotti riguardassero solo la società originaria titolare e non l’attuale titolare, e che mancasse prova del consenso all’uso da parte di terzi. Il Tribunale respinge la censura. Osserva che il marchio era stato trasferito nel 2016 e che il periodo rilevante di cinque anni andava dal 19 maggio 2012 al 18 maggio 2017, suddivisibile in due fasi: prima del trasferimento, quando titolare era la società originaria, e dopo il trasferimento, quando titolare era l’interveniente.

Il Tribunale afferma che l’uso del marchio compiuto dal precedente proprietario durante la parte iniziale del periodo rilevante deve essere preso in considerazione ai fini della prova del genuino uso da parte dell’attuale titolare. Il trasferimento non può infatti privare il nuovo titolare della possibilità di avvalersi dell’uso già realizzato nel periodo in cui non era ancora proprietario. Di conseguenza, non era necessario dimostrare un consenso del nuovo titolare a un uso da parte di terzi per documenti relativi al periodo in cui la società originaria era ancora proprietaria del segno.

Seconda censura: uso del segno come marchio e non solo come denominazione sociale

Il ricorrente sosteneva che "Frutaria" fosse percepito come nome societario e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti. Il Tribunale richiama la nozione di genuino uso: il marchio deve essere utilizzato nella sua funzione essenziale di garantire l’origine dei prodotti o servizi e in modo pubblico ed esterno.

Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale precisa che l’uso di una denominazione sociale non esclude l’uso come marchio quando il segno è apposto sui documenti commerciali o comunque collegato ai prodotti in modo da indicarne l’origine. Nel caso di specie, le fatture riportavano il segno "Frutaria" con l’aggiunta "sat 9413"; tale aggiunta, essendo secondaria e riferita alla forma giuridica e al numero di registrazione della società, non impediva di percepire "Frutaria" come elemento distintivo dominante. Anche la fotografia di una cassetta utilizzata per il trasporto di frutta e verdura fresca costituiva un elemento di riscontro ulteriore.

Il Tribunale conclude che il marchio era usato come segno distintivo per frutta secca, frutta fresca, verdure fresche e per l’esportazione di frutta fresca, e non soltanto come nome commerciale.

Terza censura: uso in forma diversa dalla forma registrata

Il ricorrente contestava che il marchio fosse stato usato in una forma modificata, tale da alterarne il carattere distintivo. Il Tribunale ricorda che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), consente l’uso in una forma diversa purché non cambi il carattere distintivo del segno registrato.

Nel valutare le varianti impiegate, il Tribunale osserva che:

• l’elemento verbale "Frutaria" costituiva l’elemento dominante e più distintivo;
• gli elementi figurativi erano secondari e decorativi;
• l’aggiunta di "sat 9413" aveva carattere molto debole;
• i cambi di colore e i ritocchi grafici erano semplici adattamenti o modernizzazioni.

Quanto alle versioni successive con le espressioni "from our orchards" e "de nuestros campos", il Tribunale rileva che tali aggiunte erano poco visibili e prive di autonomo carattere distintivo. Pertanto, le differenze rispetto alla forma registrata non alteravano il carattere distintivo del marchio.

Quarta censura: sufficienza dell’uso per i prodotti e servizi controversi

Il ricorrente contestava infine che la prova prodotta bastasse a mantenere la registrazione per le categorie residue. Il Tribunale applica il principio secondo cui, quando il marchio è registrato per categorie ampie ma al loro interno sono identificabili sottocategorie autonome, la prova dell’uso effettivo limita la tutela alle sole sottocategorie effettivamente utilizzate.

Dried fruits

Il Tribunale conferma che le prugne secche non costituiscono una sottocategoria autonoma rispetto alla categoria "dried fruits": il metodo di essiccazione, la destinazione d’uso e il mercato di riferimento sono sostanzialmente gli stessi. La vendita di prugne secche, pur riferita a un solo cliente, era tuttavia di importo e quantità rilevanti, non simbolici, e dunque sufficiente a dimostrare un uso genuino della categoria.

Fresh vegetables

Per gli ortaggi freschi, il Tribunale ritiene che i pomodori rientrino normalmente nella categoria dei vegetali freschi dal punto di vista del consumatore medio, così come i broccoli. Le vendite documentate, per quantitativi molto elevati e importi consistenti, non erano minimali o notionali. La prova era quindi sufficiente per l’intera categoria "fresh vegetables".

Fresh fruits

Per la frutta fresca, la decisione impugnata non era seriamente contestata nel merito: le fatture dimostravano vendite importanti in Spagna ed esportazioni verso Paesi terzi, relative a molte varietà di frutta. Anche qui il Tribunale esclude un uso soltanto simbolico.

Export of fresh fruits

Quanto al servizio di esportazione di frutta fresca, il Tribunale conferma che il segno usato sulle fatture costituiva uso del marchio anche con riferimento a tali servizi, sicché la prova raccolta era sufficiente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Markus Schneider e conferma la decisione di EUIPO che manteneva la registrazione del marchio per le categorie sopra indicate. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese di EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce in particolare che:

• l’uso del marchio da parte del precedente titolare nel periodo rilevante rileva anche dopo il trasferimento del segno;
• il marchio può essere usato efficacemente anche se appare in documenti commerciali insieme a elementi secondari che corrispondono alla ragione sociale;
• variazioni grafiche e aggiunte marginali non impediscono il mantenimento del diritto se il carattere distintivo resta immutato;
• la prova del genuino uso può limitarsi a una sottocategoria solo quando questa sia realmente autonoma e non separabile in modo arbitrario;
• quantitativi e importi anche riferiti a una sola operazione commerciale possono integrare uso genuino se non simbolici e idonei a conservare o creare uno sbocco di mercato.