Tribunale, Sentenza T-1/20

Marchio UE INSTINCT: revoca per mancato uso effettivo

Il Tribunale dell’Unione europea, in composizione nona sezione, decide in un ricorso contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il marchio denominativo INSTINCT, registrato per "pet foods and pet treats" in classe 31.

Fatti e procedimento principale

M.I. Industries, Inc. aveva ottenuto la registrazione del marchio UE INSTINCT nel 2007. Nel 2015 Natural Instinct Ltd. aveva chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sostenendo il mancato uso effettivo nel quinquennio rilevante dal 3 novembre 2010 al 2 novembre 2015.

Nel corso del procedimento amministrativo la titolare aveva prodotto varie prove, tra cui fatture del 2008, 2009 e 2010, dichiarazioni testimoniali/affidavit di A, una dichiarazione di B con allegata una fattura del 4 aprile 2012 per 33 euro, oltre a estratti di offerte su Amazon e una tabella di vendite. La divisione di annullamento aveva revocato il marchio e la commissione di ricorso aveva confermato la revoca, rilevando che le prove non dimostravano in modo sufficiente l’ampiezza dell’uso nel periodo rilevante.

Questione giuridica

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso:

• avesse erroneamente escluso o svalutato prove anteriori e posteriori al periodo rilevante;
• non avesse svolto un esame globale di tutte le prove;
• non avesse tenuto conto della sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2017 nella causa T‑30/16, resa tra le stesse parti in un diverso contesto procedurale.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale ricorda che il caso è disciplinato, sul piano sostanziale, dal regolamento n. 207/2009, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 3 novembre 2015; sul piano procedurale, si applica invece il regolamento n. 2017/1001.

Vengono richiamati in particolare:

• l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 15 del medesimo regolamento;
• la regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, sui mezzi di prova dell’uso;
• la giurisprudenza sull’uso effettivo, secondo cui il marchio deve essere usato in modo pubblico e outward, per creare o conservare sbocchi commerciali, e non in modo meramente simbolico;
• il principio per cui occorre una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti, in relazione a volume, durata e frequenza dell’uso.

Ragionamento del Tribunale sull’uso effettivo

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo non richiede necessariamente grandi volumi di vendita, ma deve risultare da elementi solidi e oggettivi idonei a dimostrare un uso commerciale reale e sufficiente. Sottolinea inoltre che:

• un uso minimo può essere sufficiente solo se giustificato dalle caratteristiche del mercato e del prodotto;
• al diminuire del volume commerciale, aumenta la necessità di prove aggiuntive per dissipare i dubbi sulla genuinità dell’uso;
• non è consentito fondare la prova esclusivamente su probabilità o presunzioni.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che nel periodo rilevante vi erano in sostanza soltanto:

• una fattura del 4 aprile 2012 per 15 scatole e un importo di 33 euro;
• una tabella Amazon relativa alla vendita di 18 articoli verso la fine del periodo;
• alcuni estratti Amazon che mostravano offerte in vendita, ma non vendite effettive né il loro volume.

Prove anteriori e posteriori al periodo rilevante

Il Tribunale riconosce che, secondo la giurisprudenza, documenti anteriori o successivi possono essere presi in considerazione se aiutano a confermare o meglio valutare l’uso nel periodo pertinente. Tuttavia, tali elementi sono utili solo se esistono già prove riferite al periodo rilevante.

Nel caso di specie, le fatture del 2008-2010 e gli estratti Amazon successivi non sono sufficienti a dimostrare da soli l’uso effettivo nel quinquennio contestato. In particolare:

• la fattura del 24 settembre 2010 e l’affidavit di B non consentono di stabilire quante unità siano state effettivamente vendute nel periodo 2010-2015;
• gli estratti Amazon mostrano al più offerte di vendita, non vendite concrete;
• la tabella Amazon, pur riferita a un segmento del periodo, indica solo 18 articoli venduti, volume giudicato insufficiente alla luce della natura del prodotto e del suo prezzo modesto.

Esame globale delle prove

Il Tribunale respinge la censura di mancato esame globale. Osserva che la commissione di ricorso non si era limitata a ignorare le prove extra-periodo, ma le aveva comunque considerate nel contesto complessivo. Tuttavia, anche una valutazione globale conduceva alla stessa conclusione: i documenti non dimostravano né volumi significativi né vendite frequenti nel periodo rilevante.

Il Tribunale sottolinea che, per prodotti di consumo quotidiano come il cibo per animali, un uso genuino può anche risultare da volumi non elevati; ma nel caso concreto la prova era troppo debole e frammentaria per superare i dubbi sulla reale presenza del marchio sul mercato.

Rilievo della precedente sentenza T‑30/16

La ricorrente invocava la sentenza del 15 febbraio 2017 nella causa T‑30/16, sostenendo che il Tribunale avesse già riconosciuto la sufficienza della dichiarazione di B e delle fatture prodotte per dimostrare l’entrata dei prodotti nel mercato tedesco.

Il Tribunale chiarisce che quella sentenza riguardava un diverso procedimento di opposizione e un diverso periodo rilevante (11 febbraio 2008 - 10 febbraio 2013). Inoltre, in quel caso l’analisi si concentrava sulla natura dell’uso e sull’uso pubblico e outward del marchio, non sulla sua estensione quantitativa nel periodo della revoca.

Il precedente giurisprudenziale non è quindi decisivo nel presente caso, anche perché si basava in parte su documenti esterni al periodo rilevante qui considerato. La commissione di ricorso ha comunque tenuto conto di quella pronuncia, senza contraddirla.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto né di valutazione nel ritenere insufficiente la prova dell’uso effettivo del marchio INSTINCT. La domanda di annullamento viene pertanto respinta e M.I. Industries è condannata alle spese.

Principi affermati

• Il titolare del marchio deve dimostrare l’uso effettivo con prove oggettive, concrete e complessivamente valutate.
• Le prove anteriori o posteriori al periodo rilevante possono solo integrare il quadro probatorio, non sostituire la prova dell’uso nel periodo.
• Una quantità molto modesta di vendite può bastare solo se sorretta da ulteriori elementi che mostrino continuità, frequenza o contesto commerciale idoneo.
• L’esistenza di offerte online non prova di per sé vendite effettive né la sufficienza del volume commerciale.