Tribunale, Sentenza T-505/20

Marchio UE figurativo "sandriver" e marchio anteriore "SAND": rischio di confusione e invalidità

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio UE figurativo per conflitto con un marchio UE anteriore denominativo. La causa si inserisce nell’ambito della tutela dei marchi dell’Unione e della valutazione del rischio di confusione nei procedimenti di nullità.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato nel 2016 una domanda di marchio UE per un segno figurativo costituito dal termine "sandriver" accompagnato da un elemento grafico raffigurante una capra, per prodotti di classe 25, in sostanza capi di abbigliamento in cashmere. Il marchio è stato registrato nel 2017.

Nel 2018 Sand Cph A/S ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), fondandosi sul precedente marchio UE denominativo "SAND", registrato anche per prodotti della classe 25. La Divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la Commissione di ricorso ha annullato tale decisione e ha dichiarato nullo il marchio contestato in toto.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 23 settembre 2016, la causa era disciplinata dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento 2017/1001. Le disposizioni rilevanti sono state considerate identiche nei due testi, per cui i riferimenti del provvedimento impugnato al regolamento 2017/1001 sono stati letti come riferiti alle norme corrispondenti del regolamento n. 207/2009.

Sono stati richiamati anche il regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni e l’etichettatura delle fibre tessili e, in punto di spese, l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, articolato in sei parti, tutte riconducibili alla censura della valutazione del rischio di confusione.

Le questioni principali erano:

• se fosse corretto limitare l’analisi al pubblico germanofono dell’Unione;
• quale fosse il livello di attenzione del pubblico per capi in cashmere;
• se i prodotti fossero identici;
• se il segno contestato costituisse un’unità logica indivisibile;
• se l’elemento comune "sand" avesse capacità distintiva autonoma o dominante;
• se, globalmente, sussistesse un rischio di confusione.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

Il Tribunale ha ricordato che, quando il marchio anteriore è protetto nell’intera Unione, occorre tener conto della percezione del pubblico nell’intero territorio dell’Unione, ma è sufficiente che il motivo relativo di nullità sussista in una parte dell’Unione. Per questo motivo la Commissione di ricorso poteva concentrare il proprio esame sul pubblico germanofono, senza commettere errore.

Quanto al livello di attenzione, il Tribunale ha condiviso la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento era il pubblico generale con attenzione media. Ha osservato che i prodotti in cashmere non sono necessariamente costosi o di lusso e che anche articoli in cashmere 100% possono avere prezzi contenuti. La maggiore o minore fascia di prezzo non era dunque decisiva per elevare il livello di attenzione oltre la media.

Comparazione dei prodotti

Il Tribunale ha confermato che i prodotti del marchio contestato erano identici a quelli coperti dal marchio anteriore, poiché i beni di classe 25 elencati nella domanda rientravano nella categoria generale "clothing, footwear, headgear" del marchio SAND. Su questo punto, del resto, le parti non avevano sostanzialmente contestato la valutazione della Commissione di ricorso.

Confronto dei segni: struttura e elemento comune

Il Tribunale ha esaminato il segno contestato scomponendolo nelle sue componenti, in particolare per il pubblico germanofono, che riconosce la parola tedesca "sand" e non comprende "river". Ha ritenuto corretta la scomposizione in due elementi, "sand" e "river", escludendo letture alternative proposte dalla ricorrente come "san/driver" o simili.

La ricorrente sosteneva che il segno fosse un’unità logica indivisibile, anche per la presenza dell’elemento figurativo e per l’uso di colori e proporzioni simili. Il Tribunale ha respinto tale tesi: il termine "sandriver" è privo di significato complessivo, non vi è alcun nesso semantico tra la parola e la capra stilizzata, e le coincidenze grafiche e cromatiche sono troppo modeste per creare un’unità di significato diversa dalla somma delle parti.

Autonomia distintiva dell’elemento "sand"

Il Tribunale ha confermato che l’elemento "sand" mantiene un ruolo distintivo autonomo nel segno composto. Non è stato condiviso l’argomento secondo cui esso alluderebbe al colore dei capi d’abbigliamento: in tedesco, un riferimento al colore sarebbe piuttosto espresso con "sandfarben". L’elemento "sand" ha quindi carattere distintivo normale rispetto ai prodotti di abbigliamento, non solo un valore debole.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la Commissione di ricorso non aveva qualificato "river" come elemento dominante, né aveva ignorato gli altri elementi del segno. Al contrario, aveva valutato il segno nel suo insieme, riconoscendo anche un ruolo, seppur debole, all’elemento figurativo della capra, ritenuto allusivo all’origine del cashmere.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sulla base dell’analisi complessiva, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui i segni erano simili almeno in misura bassa sotto tutti i profili.

• Somiglianza visiva: i segni coincidono nella parte iniziale "sand", che nel segno composto tende ad attirare maggiormente l’attenzione. Le differenze date da "river" e dall’elemento grafico non bastano a escludere la somiglianza.
• Somiglianza fonetica: il segno contestato si pronuncia con la componente comune "sand" e con l’aggiunta di "river".
• Somiglianza concettuale: per il pubblico germanofono, entrambi evocano il concetto di sabbia; il componente "river" resta invece privo di significato.

Valutazione globale del rischio di confusione

Il Tribunale ha ricordato il principio di interdipendenza tra grado di somiglianza dei segni e grado di somiglianza dei prodotti. Poiché i prodotti erano identici, anche una somiglianza solo bassa dei segni poteva essere sufficiente a fondare il rischio di confusione.

Nel caso concreto, il pubblico di riferimento era quello germanofono, con attenzione media; i prodotti erano identici; il segno comune "sand" aveva carattere distintivo normale; il marchio anteriore consisteva esclusivamente in tale elemento. In queste condizioni, il pubblico poteva ragionevolmente ritenere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale ha quindi confermato che la Commissione di ricorso aveva correttamente applicato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente è stata condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Principio affermato

Quando i prodotti sono identici, la presenza di un elemento verbale comune dotato di carattere distintivo normale può bastare a creare un rischio di confusione anche se il segno successivo include ulteriori elementi verbali e figurativi, purché il pubblico rilevante percepisca quell’elemento comune come autonomamente distintivo e non inserito in un’unità semantica diversa. In tal caso, la nullità del marchio successivo può essere dichiarata anche se il rischio di confusione sussiste solo in una parte dell’Unione europea.