Tribunale, Sentenza T-89/24

Nullità del marchio UE verbale "Matjesfilethappen nach 'Kolberger Art'"

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Sezione settima, ha esaminato se il segno verbale fosse descrittivo, privo di carattere distintivo e, in ogni caso, se avesse acquistato distintività per effetto dell’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato, registrato per prodotti ittici della classe 29, era la denominazione verbale "Matjesfilethappen nach 'Kolberger Art'". L’interveniente Homann Feinkost GmbH aveva chiesto la dichiarazione di nullità dinanzi all’EUIPO invocando l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda sulla base del carattere descrittivo; la Commissione di ricorso aveva confermato, aggiungendo che il segno era anche privo di carattere distintivo e che non era stata provata una distintività acquisita per uso.

Eccezione di irricevibilità di alcuni allegati

EUIPO e interveniente hanno contestato l’ammissibilità di vari allegati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. Il Tribunale li ha esclusi, ricordando che il sindacato giurisdizionale sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO è un controllo di legittimità e non consente di introdurre nuova prova sui fatti non presentata in sede amministrativa.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni descrittivi, e l’articolo 7, paragrafo 2, che estende il divieto anche se il motivo di non registrabilità sussiste solo in parte dell’Unione. Ha ribadito che basta una relazione sufficientemente diretta e specifica tra segno e prodotti per impedire la registrazione, purché il pubblico lo percepisca immediatamente come descrizione di una caratteristica del prodotto.

Pubblico pertinente

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante i consumatori germanofoni dell’Unione, compresi quelli familiarizzati con specialità polacche. Il Tribunale ha confermato tale impostazione, osservando che il segno aveva senso in lingua tedesca e che potevano essere considerati anche consumatori con conoscenze specifiche all’interno del pubblico pertinente.

Carattere descrittivo del segno

Secondo il Tribunale, la parte "Matjesfilethappen" significa "bocconcini di filetto di aringa" e richiama direttamente i prodotti interessati; la parte "nach 'Kolberger Art'" significa "alla maniera di Kolberg". La Commissione di ricorso aveva valorizzato elementi di prova che mostravano una tradizione di ricette di aringa associata a Kołobrzeg/Kolberg e l’uso commerciale della formula "nach ... Art" per indicare modalità o stili di preparazione di prodotti ittici in Germania.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante che l’aringa sia diffusa in altre zone o che alcuni documenti relativi a Kołobrzeg non menzionassero l’aringa: ciò non esclude il legame tra la città e le ricette di aringa. Ha inoltre considerato legittimo il riferimento alla lista polacca dei prodotti tradizionali come elemento corroborante, senza attribuirle un effetto giuridico autonomo di protezione del nome. In definitiva, ha condiviso la conclusione che il pubblico germanofono avrebbe percepito il marchio come un’indicazione descrittiva del tipo o stile di preparazione del prodotto.

Inoperatività del motivo di nullità per mancanza di distintività

Poiché il carattere descrittivo era già sufficiente a fondare la nullità, il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo basato sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ritenendolo privo di rilievo autonomo nel caso concreto.

Distintività acquisita tramite uso

Sul terzo motivo, il Tribunale ha ricordato che, per evitare la nullità, il titolare deve provare che il segno abbia acquisito distintività in conseguenza dell’uso, e che l’uso rilevante è quello percepito dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale. La prova deve dimostrare che una parte significativa del pubblico identifichi i prodotti come provenienti da una determinata impresa.

Nel caso concreto, i documenti prodotti mostravano il segno frequentemente accompagnato dal marchio ombrello KAPITAN NAVI e, in alcuni casi, da indicazioni di quantità o descrizioni di prodotto. Anche lo studio Nielsen non convinse il Tribunale, perché le statistiche richiamavano il marchio KAPITAN NAVI e non il segno contestato come marchio autonomo. Le prove di vendite, premi e opinioni dei consumatori non dimostravano che "Matjesfilethappen nach 'Kolberger Art'" fosse percepito come indicatore autonomo di origine commerciale, e non come denominazione del prodotto.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha posto a carico della ricorrente le spese sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale; ha invece ordinato a EUIPO di sopportare le proprie spese, poiché non era stata tenuta udienza e la sua domanda sulle spese era subordinata alla celebrazione di un’udienza. Il Tribunale ha inoltre precisato che le spese relative alla fase dinanzi alla Divisione di annullamento non sono recuperabili come spese processuali dinanzi al giudice dell’Unione.

Principio affermato

Un segno verbale che il pubblico pertinente percepisce immediatamente come descrizione del tipo o dello stile di preparazione del prodotto non è registrabile e può essere dichiarato nullo; la prova di una distintività acquisita richiede elementi specifici e diretti sulla percezione del segno come marchio, non bastando dati di vendita o documenti in cui il segno compaia insieme a un marchio diverso o come mera denominazione commerciale del prodotto.