Corte di giustizia, Sentenza C-148/21

Marchio UE e marketplace ibridi: imputabilità dell’uso del segno da parte del gestore

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti, provenienti dal Tribunal d’arrondissement de Luxembourg e dal Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, in controversie tra Christian Louboutin e varie società del gruppo Amazon. La questione centrale è se il gestore di un sito di vendita online che integra anche un mercato online possa essere considerato utilizzatore, ai sensi del regolamento sul marchio UE, di un segno identico al marchio altrui quando venditori terzi pubblicano offerte di prodotti contraffatti sul mercato ospitato dal sito.

Contesto normativo

La Corte interpreta principalmente l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, che conferisce al titolare del marchio UE il diritto di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli registrati. Viene richiamato anche l’articolo 9, paragrafo 3, che elenca esempi di usi vietabili, tra cui l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio, l’uso nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale. Sono inoltre menzionati l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, l’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la direttiva 2006/114/CE e la direttiva 2001/29/CE nel quadro dei richiami normativi del regolamento e della giurisprudenza precedente.

Fatti e procedimento principale

Christian Louboutin è titolare del marchio UE costituito dalla celebre suola rossa applicata a calzature con tacco alto. Egli ha agito contro Amazon sostenendo che quest’ultima avesse fatto uso del segno senza consenso, perché sui suoi siti Internet di vendita online comparivano annunci di venditori terzi relativi a scarpe con suole rosse e, in taluni casi, Amazon prendeva anche in carico lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti. Nei due procedimenti, i giudici nazionali hanno rilevato che Amazon gestisce un modello commerciale "ibrido": vende prodotti in nome proprio ma, al contempo, integra un mercato online per venditori terzi. Hanno quindi chiesto alla Corte se, in questo contesto, la presentazione uniforme delle offerte, l’uso del logo Amazon negli annunci e i servizi accessori possano far ritenere che sia Amazon stessa a usare il marchio.

Questioni pregiudiziali

I giudici del rinvio chiedono sostanzialmente:

• se l’uso di un segno identico a un marchio in un annuncio pubblicato su un sito di vendita online sia imputabile al gestore quando il sito mescola offerte proprie e di terzi in una comunicazione commerciale unitaria;
• se rilevi la percezione dell’internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, in particolare quando il gestore appare come noto distributore, il logo è riprodotto negli annunci e sono offerti servizi complementari ai venditori terzi;
• se la spedizione di prodotti recanti il segno identico costituisca un uso imputabile al mittente, soprattutto quando questi abbia stoccato i prodotti, preso in carico la spedizione o contribuito attivamente alla pubblicazione dell’annuncio e alla registrazione dell’ordine.

Ragionamento della Corte: nozione di "uso" del segno

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il verbo "usare" implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull’atto di uso. Il titolare del marchio può vietare solo un uso che pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare la funzione di garantire la provenienza dei prodotti. La Corte ribadisce che, di regola, il gestore di un mercato online non usa egli stesso il segno apposto dagli inserzionisti terzi, perché si limita a creare le condizioni tecniche per l’inserimento delle offerte. Anche lo stoccaggio dei prodotti per conto dei venditori terzi, se il gestore non sa che sono contraffatti e non intende offrirli o immetterli in commercio, non integra di per sé un uso del segno da parte sua.

Il profilo decisivo: la comunicazione commerciale del gestore

La Corte precisa però che i casi precedenti riguardavano marketplace puri, mentre nei procedimenti odierni Amazon gestisce un sito che combina offerte proprie e offerte di terzi. In tale situazione occorre verificare se l’annuncio del terzo, letto nel contesto complessivo del sito, appaia come parte integrante della comunicazione commerciale del gestore. Per stabilirlo, bisogna chiedersi se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento possa stabilire un nesso tra i servizi del gestore e il segno controverso, al punto da ritenere che sia il gestore stesso a commercializzare i prodotti in nome e per conto proprio.

Elementi rilevanti nella valutazione

La Corte indica in particolare due serie di elementi:

• modalità di presentazione delle offerte: la presentazione uniforme degli annunci, la mancanza di una chiara distinzione tra offerte proprie e di terzi e l’uso del logo del gestore su tutti gli annunci possono creare l’impressione che i prodotti dei terzi siano venduti dal gestore;
• natura e portata dei servizi complementari: servizi come assistenza alla presentazione degli annunci, gestione dei resi, stoccaggio e spedizione dei prodotti possono rafforzare la percezione che il gestore intervenga come distributore dei prodotti e non come semplice intermediario tecnico. La Corte sottolinea inoltre che etichette promozionali come "bestseller", "i più desiderati" o "i più regalati", quando associate indistintamente a offerte proprie e di terzi, possono accentuare tale impressione.

Ruolo della percezione dell’utente

La percezione dell’internauta normalmente informato e ragionevolmente attento è centrale nella valutazione. Non basta che il sito ospiti offerte di terzi: occorre che, considerando tutte le circostanze, il pubblico possa credere che le offerte siano presentate come parte dell’attività commerciale del gestore. Solo in questa ipotesi il segno può dirsi usato dal gestore nell’ambito della propria comunicazione commerciale.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online può essere considerato utilizzatore di un segno identico a un marchio altrui quando venditori terzi offrono sul mercato prodotti identici recanti quel segno, se l’utente medio stabilisce un nesso tra i servizi del gestore e il segno e può avere l’impressione che sia il gestore stesso a commercializzare i prodotti. Tale conclusione è particolarmente giustificata quando il sito presenta in modo uniforme le offerte, mostra il logo del gestore su tutti gli annunci e offre ai venditori terzi servizi complementari come stoccaggio e spedizione. La Corte precisa, infine, che l’eventuale rilevanza del ruolo dell’intermediario può essere esaminata anche alla luce di altre norme, come l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE e l’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE, ma tali disposizioni non erano oggetto diretto della questione pregiudiziale decisa.