Tribunale, Sentenza T-491/24

Marchio dell’Unione europea: notorietà e obbligo di valutazione esplicita dell’ipotesi più favorevole

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro una decisione della quinta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il tema centrale è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, il modo in cui l’EUIPO deve valutare il grado di notorietà dei marchi anteriori ai fini dell’esistenza di un nesso e di un pregiudizio.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

CMS Costruzione macchine speciali SpA aveva designato l’Unione europea nell’ambito della registrazione internazionale n. 1150538 per un marchio figurativo relativo a prodotti e servizi delle classi 7, 11 e 37. Puma aveva presentato opposizione fondandola su due marchi internazionali figurativi anteriori, entrambi raffiguranti un felino che salta verso sinistra, e invocando la notorietà di tali marchi in vari Stati e per diversi prodotti delle classi 18, 25 e 28.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione per mancata prova della notorietà. Dopo vari passaggi procedurali, tra cui un precedente annullamento da parte del Tribunale, la quinta commissione di ricorso aveva nuovamente respinto il ricorso di Puma. Pur riconoscendo ai marchi anteriori un grado di notorietà «quantomeno medio» per calzature sportive e abbigliamento sportivo in alcuni Stati membri, la commissione di ricorso aveva escluso l’esistenza di un nesso tra i segni e, in via subordinata, l’esistenza di un pregiudizio.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si fonda principalmente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, che consente di opporsi alla registrazione di un marchio identico o simile a un marchio anteriore dotato di notorietà quando l’uso del segno contestato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure recare pregiudizio agli stessi. Sono inoltre richiamati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Questione giuridica esaminata dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato in via prioritaria la censura relativa al livello di notorietà dei marchi anteriori. La questione era se la commissione di ricorso, dopo aver concluso che i marchi godevano «quantomeno di un grado medio di notorietà», dovesse necessariamente:

• determinare con precisione il livello di notorietà, oppure
• prendere esplicitamente in considerazione l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente, cioè una notorietà molto elevata.

Ragionamento del Tribunale sulla notorietà

Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza costante, la notorietà va valutata tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, come quota di mercato, intensità, estensione geografica e durata dell’uso, nonché investimenti promozionali. Richiama inoltre il principio secondo cui, quanto più elevata è la notorietà e il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più agevole è accertare la violazione.

La Corte precisa però che, quando l’EUIPO esamina un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 5, non è sufficiente limitarsi a formule vaghe come «quantomeno medio» se tale formula non è accompagnata da una presa di posizione esplicita sull’ipotesi più favorevole alla parte che ha visto respinti i propri argomenti. Se l’EUIPO sceglie di usare espressioni come «quantomeno» o «tutt’al più», deve chiarire quale sia il livello che assume come scenario favorevole alla parte soccombente e poi ragionare a fortiori per le ipotesi meno favorevoli.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso non aveva esplicitamente preso in considerazione l’ipotesi di una notorietà molto elevata, pur essendo tale ipotesi stata invocata da Puma. Il Tribunale esclude che ciò possa essere desunto implicitamente dalla motivazione della decisione, e osserva che la formulazione utilizzata non consente di ritenere rispettato il dovere di diligenza. La valutazione della notorietà risultava quindi viziata da errore di diritto.

Incidenza dell’errore sulla valutazione del nesso e del pregiudizio

Poiché il livello di notorietà è un fattore rilevante nella valutazione globale dell’esistenza di un nesso tra i marchi, l’errore sulla notorietà incide anche su tale passaggio logico. Il Tribunale afferma che, proprio per questa ragione, non gli spetta sostituirsi all’EUIPO nel valutare il livello di notorietà o il nesso tra i segni. La competenza a compiere tale apprezzamento resta alla commissione di ricorso, alla quale la causa torna sostanzialmente rimessa per nuova valutazione.

Il Tribunale aggiunge che l’espressione «per completezza» usata dalla commissione di ricorso nella parte relativa al pregiudizio non sana il vizio, perché anche in tale sede non era stata presa in considerazione in modo esplicito l’ipotesi più favorevole a Puma.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie la prima censura della seconda parte del motivo unico e, senza esaminare le altre censure, annulla integralmente la decisione impugnata. L’EUIPO è condannato alle spese del procedimento; quanto alle spese del procedimento amministrativo davanti alla commissione di ricorso, il Tribunale precisa che la relativa statuizione spetterà nuovamente a quest’ultima alla luce della sentenza.

Principio affermato

La sentenza enuncia un principio operativo importante per la prassi EUIPO: nell’esame delle opposizioni ex articolo 8, paragrafo 5, il livello di notorietà del marchio anteriore non può essere trattato in modo approssimativo quando è decisivo per la valutazione globale; se l’organo usa formule elastiche, deve comunque rendere esplicita l’ipotesi più favorevole alla parte soccombente. In difetto, la decisione è illegittima per difetto di diligenza e per insufficienza della motivazione sostanziale dell’apprezzamento tecnico-giuridico.