Tribunale, Sentenza T-559/23

Revoca del marchio UE figurativo S SKINS per asserito non uso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per non uso di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina se l’uso provato per alcuni prodotti di abbigliamento compressivo basti a conservare la registrazione per le classi 10 e 25.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Skins IP Ltd; la resistente è l’EUIPO; interveniente è Symphony Holdings Ltd, titolare del marchio contestato. Il marchio era stato registrato nel 2008 e la domanda di revoca era stata presentata nel 2019 da Skins IP Ltd per mancato uso genuino in un periodo continuativo di cinque anni. La Cancellation Division aveva accolto solo parzialmente la domanda; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione, ritenendo dimostrato l’uso genuino per i prodotti oggetto del contendere.

Domande proposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche la revoca diretta del marchio per taluni prodotti, salvo quelli espressamente esclusi. Sul merito, deduceva due motivi:

• violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, per avere la commissione di ricorso qualificato come "medicali" o "terapeutici" prodotti che, a suo avviso, avevano mera funzione sportiva;
• violazione dell’articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, per non avere esaminato se, in classe 25, esistessero subcategorie autonome di prodotti.

Inammissibilità della richiesta di revoca diretta

Il Tribunale respinge preliminarmente la domanda con cui la ricorrente chiedeva direttamente la revoca del marchio. Ricorda che, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, esso non può adottare pronunce meramente dichiarative o sostituirsi all’autorità amministrativa con una decisione di revoca in senso proprio. Per tale motivo, tale capo di domanda è dichiarato irricevibile per difetto di giurisdizione.

Quadro normativo e criteri sull’uso genuino

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio UE è revocato se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi registrati, in assenza di giustificati motivi di non uso. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’uso genuino richiede un impiego del segno conforme alla sua funzione essenziale di indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti, e una prova concreta, oggettiva e complessiva dell’uso sul mercato.

Primo motivo: classe 10 e prodotti a finalità medicale, ortopedica o terapeutica

La ricorrente sosteneva che i prodotti provati dall’interveniente, quali calze, leggings, shorts e altri capi compressivi, non servissero a fini medici perché destinati a migliorare la performance sportiva, favorire il recupero o prevenire infortuni. Il Tribunale respinge tale tesi.

Il Collegio osserva che la classificazione di Nizza ha finalità essenzialmente amministrative e non definisce in modo rigido la natura dei prodotti. In base al significato comune dei termini "medical", "orthopaedic" e "therapeutic", tali nozioni comprendono non solo il trattamento di una patologia o di una lesione già esistente, ma anche la prevenzione di malattie e infortuni e il miglioramento dello stato di salute. Ne consegue che capi compressivi destinati a sostenere, comprimere, stabilizzare, favorire la circolazione o ridurre il gonfiore possono rientrare nella classe 10 come prodotti a finalità terapeutica o medica.

Il Tribunale valorizza gli elementi probatori prodotti in sede amministrativa: recensioni di prodotto, articoli, fotografie di atleti, ordini d’acquisto, screenshot di siti web, cataloghi e fatture. Da tali documenti emerge che il marchio era usato per vari capi compressivi, anche per finalità di supporto, recupero e prevenzione di infortuni. Pertanto, la commissione di ricorso non ha errato nel ritenere provato l’uso genuino per i prodotti della classe 10 indicati.

Secondo motivo: classe 25 e subcategorie indipendenti

Quanto alla classe 25, la ricorrente sosteneva che "clothing" e "headgear" fossero categorie ampie, ulteriormente frammentabili in subcategorie autonome, e che l’interveniente avesse provato l’uso solo per "compression clothing", "fitness wear" e "running wear". Il Tribunale ricorda che, se una categoria di prodotti è ampia e divisibile in subcategorie indipendenti, il titolare deve provare l’uso genuino per ciascuna di esse; se invece la categoria è omogenea e non ulteriormente scomponibile in modo significativo, basta l’uso per alcuni prodotti della categoria.

Nel caso concreto, gli elementi prodotti mostravano una gamma ampia di articoli: leggings, pantaloni, shorts, maglie, giacche, felpe, socks, guanti, cappelli, visiere, beanie e fasce, venduti per sport diversi ma anche per uso casual. Il Tribunale sottolinea che l’uso dei medesimi capi può rispondere a più finalità e che non è corretto creare subcategorie autonome isolando artificiosamente ciascun possibile impiego. Inoltre, abbigliamento sportivo e per fitness è spesso utilizzato anche come normale abbigliamento quotidiano o per il tempo libero. Di conseguenza, non si può imporre alla titolare di dimostrare l’uso per ogni singola variante di abbigliamento o copricapo.

Esito e spese

Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso e, di conseguenza, rigetta integralmente l’azione. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna Skins IP Ltd al pagamento delle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, in materia di revoca per non uso, la nozione di uso genuino va letta in funzione del mercato e della funzione del marchio, non in modo formalistico rispetto alla sola classificazione di Nizza. Inoltre, ribadisce che la prova di uso può riguardare una categoria ampia di prodotti quando essa non sia coerentemente scomponibile in subcategorie autonome senza un artificioso frazionamento.