Tribunale, Sentenza T-357/23

Marchio UE PHERLA/VERLA: rischio di confusione e opposizione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO del 7 febbraio 2023, resa in una procedura di opposizione tra il marchio figurativo richiesto PHERLA e il marchio anteriore VERLA. La questione centrale è l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 8 ottobre 2020 Valeria Converso ha presentato domanda di registrazione di un marchio UE figurativo per prodotti delle classi 3, 5 e 10. Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG ha proposto opposizione contro una parte dei prodotti della classe 5, fondandosi sul marchio UE anteriore verbale VERLA, registrato per prodotti delle classi 5, 29 e 30. L’opposizione era basata sul rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

L’Opposition Division ha respinto l’opposizione; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che, pur assumendo identici i prodotti rilevanti, la scarsa somiglianza visiva e fonetica, l’assenza di somiglianza concettuale per parte del pubblico e la distintività normale del marchio anteriore escludessero il rischio di confusione.

Ammissibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

Il ricorrente aveva prodotto in allegato all’atto di ricorso due documenti relativi alle regole di pronuncia tedesche e olandesi delle consonanti "v" e "ph". Il Tribunale li dichiara inammissibili perché non erano stati presentati nel procedimento amministrativo dinanzi a EUIPO; il giudice dell’Unione non può riesaminare i fatti sulla base di elementi nuovi depositati per la prima volta in giudizio.

Normativa e criteri applicabili al rischio di confusione

Il Tribunale richiama i criteri consolidati per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b):

• i prodotti o servizi devono essere identici o simili;
• i marchi devono essere identici o simili;
• la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori, della percezione del pubblico rilevante e del rischio che il pubblico ritenga che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Richiama inoltre la giurisprudenza sul confronto complessivo dei segni e sulla rilevanza degli elementi distintivi e dominanti.

Pubblico rilevante e prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia quello specializzato nel settore medico, con un livello di attenzione variabile da medio ad elevato, a seconda della natura dei prodotti. Tali valutazioni non sono contestate e vengono confermate dal Tribunale.

Quanto ai prodotti, la commissione di ricorso aveva operato, per economia processuale, sull’ipotesi che i prodotti in contestazione fossero identici. Anche questo dato non è contestato dal ricorrente.

Confronto dei segni

Il Tribunale esamina separatamente i profili visivo, fonetico e concettuale.

Elementi distintivi e dominanti

Per il marchio anteriore VERLA, il termine è distintivo. Per il marchio richiesto PHERLA, il termine "pherla" è privo di significato per il pubblico rilevante e quindi distintivo in misura media; la curva grigia stilizzata è un elemento meramente decorativo e non dominante.

Somiglianza visiva

La commissione di ricorso aveva riconosciuto una somiglianza visiva debole. Il Tribunale non condivide tale conclusione: osserva che i segni hanno in comune quattro lettere nella stessa sequenza, "e", "r", "l", "a", che costituiscono la parte maggioritaria di entrambi i segni. La differenza iniziale tra "v" e "ph" non è sufficiente a neutralizzare l’effetto visivo complessivo dato dalla sequenza comune "erla"; inoltre gli elementi figurativi del segno richiesto sono troppo semplici e decorativi per incidere in modo decisivo sulla percezione visiva. Ne deriva una somiglianza visiva di grado medio.

Somiglianza fonetica

Anche qui il Tribunale corregge la valutazione della commissione di ricorso. Pur ammettendo che le iniziali possano essere pronunciate in modo diverso in alcune lingue, i due segni coincidono nella pronuncia della sequenza "erla", condividono due sillabe e presentano lo stesso ritmo e la stessa intonazione. Pertanto, la somiglianza fonetica è almeno di grado medio, e non debole.

Somiglianza concettuale

La commissione di ricorso aveva ritenuto impossibile il confronto concettuale per una parte del pubblico e assente la somiglianza concettuale per l’altra parte. Il Tribunale non rimette in discussione tali conclusioni.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso, a fronte di prodotti assunti identici, non poteva escludere il rischio di confusione se i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media. La conclusione negativa della commissione di ricorso è quindi viziata da errore di valutazione e la decisione impugnata va annullata per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Domanda di riforma della decisione

Il ricorrente chiedeva anche al Tribunale di accogliere l’opposizione e respingere la domanda di registrazione per tutti i prodotti della classe 5 contestati. Il Tribunale respinge tale domanda: il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non consente di decidere per la prima volta su aspetti sui quali la commissione di ricorso non si è pronunciata in modo completo. Poiché non vi è stata una valutazione concreta di tutti i prodotti interessati, il Tribunale non può stabilire direttamente su quali prodotti l’opposizione debba essere accolta.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della Seconda commissione di ricorso di EUIPO del 7 febbraio 2023;
• respinge il ricorso per il resto;
• condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente;
• condanna l’interveniente a sopportare le proprie spese.

Principio applicato

La decisione conferma che, in un’opposizione tra marchi UE, un errore nella valutazione della somiglianza visiva e fonetica può determinare l’annullamento della decisione di EUIPO quando i prodotti siano considerati identici e la somiglianza dei segni sia almeno media; la semplice presenza di differenze iniziali e di elementi figurativi decorativi non basta, di per sé, a escludere il rischio di confusione.