Tribunale, Sentenza T-673/22

Opposizione al marchio UE LABCORP e mancata prova dell’uso genuino dei marchi anteriori

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione contro la domanda di marchio UE denominata LABCORP. La questione centrale è se i marchi anteriori nazionali e internazionali "labcore" fossero stati effettivamente usati nel quinquennio rilevante, così da poter fondare l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente è Dr. Neumann & Kindler GmbH & Co. KG; resistente è l’EUIPO; interveniente è Laboratory Corporation of America Holdings, richiedente il marchio contestato. L’opposizione era fondata su:

• marchio tedesco labcore n. 30633117;
• registrazione internazionale n. 934889 designante l’Unione europea per il segno labcore.

L’EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso genuino ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. La Divisione di opposizione, e poi la commissione di ricorso, avevano concluso che tale prova non fosse stata fornita per il periodo 2 marzo 2011 - 1 marzo 2016.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di marchio UE era stata depositata il 2 marzo 2016, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama inoltre l’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001 e l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 per il contenuto delle prove dell’uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva, in sostanza, l’erronea applicazione delle norme sulla prova dell’uso genuino, sostenendo che la commissione di ricorso avesse sottovalutato:

• le dichiarazioni giurate di Dr. Neumann e Mr. Kindler;
• fatture e preventivi recanti il segno labcore;
• estratti di documenti formativi;
• estratti di "lab books". Contestava anche l’apprezzamento dell’estensione dell’uso, ma il Tribunale non ha dovuto esaminare questo profilo, avendo già escluso la prova della natura stessa dell’uso.

Ragionamento della Corte/Tribunale sull’uso genuino

Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati sull’uso genuino del marchio:

• il segno deve essere usato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei beni o servizi;
• l’uso deve essere pubblico e verso l’esterno;
• occorre una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti;
• la prova deve essere solida e oggettiva, non basata su semplici probabilità o presunzioni.

1. Dichiarazioni dei soci/proprietari anteriori

Le dichiarazioni di soggetti strettamente legati alla parte hanno valore probatorio ridotto e non possono, da sole, provare l’uso del marchio. Il Tribunale esclude che il fatto che siano rese davanti all’Ufficio tedesco dei brevetti e marchi attribuisca loro un maggior valore probatorio; il diritto dell’Unione non impone di valutare tali prove alla luce del diritto nazionale sulle false dichiarazioni.

2. Fatture

Delle 22 fatture prodotte, solo 6 contenevano il termine "labcore". Il Tribunale ritiene che ciò non basti a dimostrare l’uso come marchio:

• in alcune fatture il segno compare solo come watermark, indirizzo e-mail o sito web;
• in altre compare insieme all’elemento "dr. neumann & kindler" e al riferimento al software "Doc-db", generando incertezza sull’effettiva funzione distintiva del segno;
• il simbolo ® non è sufficiente, da solo, a trasformare un uso accessorio in uso di marchio.

Il Tribunale sottolinea che il segno deve essere percepito dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale dei beni o servizi, cosa che non emerge dai documenti prodotti.

3. Preventivi

Anche i preventivi sono ritenuti inidonei: pur recando in parte il termine labcore come watermark o indirizzo e-mail/sito, non descrivono i servizi con riferimento al marchio e non dimostrano, in assenza di elementi sui destinatari o sull’accettazione, un uso del segno sul mercato.

4. Estratti di documenti formativi e lab books

Quanto ai documenti formativi, il Tribunale osserva che il segno compare, al più, in modo marginale e non chiaramente percepibile come watermark; inoltre non è provato a chi tali documenti fossero destinati. Anche gli estratti dei "lab books" non sono idonei: il termine labcore compare in sezioni informative dell’editore o come parte di contatti e, quindi, è percepito come segno di impresa o indicazione accessoria, non come marchio dei beni o servizi rilevanti.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Poiché la ricorrente è soccombente, è condannata alle spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di opposizione, la prova dell’uso genuino richiede elementi oggettivi e coerenti che colleghino il segno ai beni o servizi registrati e che ne mostrino l’uso come marchio, non come semplice elemento grafico, indirizzo commerciale o trade name. Le dichiarazioni di soggetti vicini alla parte possono corroborare, ma non sostituire, tale prova.