Tribunale, Sentenza T-157/23

Marchio dell’Unione europea denominativo "Joyful by nature" / marchio anteriore "JOY"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata sulla notorietà del marchio anteriore JOY. Il Tribunale è stato chiamato a verificare, in particolare, se la notorietà del marchio anteriore fosse stata correttamente accertata alla data di deposito della domanda contestata e se l’uso del segno richiesto potesse trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del segno anteriore.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente era Kneipp GmbH, richiedente il marchio dell’Unione europea denominativo "Joyful by nature". Il convenuto era l’EUIPO; nel procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso era intervenuta come controinteressata Jean Patou, titolare del marchio anteriore "JOY". La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della divisione di opposizione; l’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si colloca nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, disposizione che consente di opporsi alla registrazione di un marchio quando il marchio anteriore goda di notorietà nell’Unione o nello Stato membro interessato e l’uso del marchio successivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o rechi pregiudizio ad essi. Il Tribunale richiama inoltre l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale per la decisione senza fase orale.

Questione della notorietà e della data pertinente

Il Tribunale ricorda che la notorietà di un marchio anteriore deve essere accertata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Tuttavia, documenti posteriori a tale data non sono automaticamente irrilevanti: possono conservare valore probatorio se consentono di trarre conclusioni sulla situazione esistente alla data pertinente. Analogamente, documenti anteriori possono essere utili, poiché la notorietà di un marchio si acquisisce generalmente in modo graduale.

Valutazione delle prove nel caso concreto

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che i documenti prodotti, insieme ai premi e riconoscimenti prestigiosi ottenuti dal profumo Joy, consentivano di concludere che il marchio anteriore era ampiamente conosciuto dal grande pubblico per i prodotti designati, in una parte sostanziale del territorio dell’Unione. Pur essendo alcuni riconoscimenti risalenti a diversi anni prima e pur registrandosi un calo delle vendite tra il 2013 e il 2018, il Tribunale osserva che il marchio aveva comunque goduto in passato di un elevato grado di notorietà e che tale notorietà, anche se eventualmente diminuita, permaneva ancora alla data di deposito della domanda contestata nel 2019 come "notorietà residua".

Onere della prova e asserita inversione dell’onere probatorio

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse presunto l’esistenza della notorietà e le avesse attribuito l’onere di dimostrare una drastica perdita di notorietà tra il 2018 e il 29 novembre 2019. Il Tribunale respinge tale censura: ricorda che l’onere della prova della notorietà incombe in linea di principio sul titolare del marchio anteriore, ma osserva che la valutazione della commissione di ricorso non ha invertito tale onere. In particolare, la commissione di ricorso poteva legittimamente constatare che, in assenza di elementi concreti che dimostrassero una scomparsa improvvisa della notorietà nell’ultimo anno considerato, la notorietà gradualmente acquisita negli anni precedenti era ancora sussistente alla data pertinente.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, la notorietà del marchio anteriore va valutata alla data di deposito della domanda di marchio contestata; prove anteriori o posteriori possono essere considerate se utili a ricostruire la situazione a quella data. La notorietà, come la sua eventuale perdita, si forma e si dissolve normalmente in modo graduale; pertanto, in mancanza di prova concreta di una brusca cessazione della notorietà, l’autorità può ritenere che il marchio anteriore conservi ancora una notorietà residua alla data rilevante senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova.