Tribunale, Sentenza T-674/22

Marchio UE: opposizione e mancata prova dell’uso genuino dei marchi anteriori "labcore"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il Tribunale verifica se l’opponente abbia dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori, requisito decisivo per poter far valere il motivo relativo di cui all’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 2 marzo 2016 Laboratory Corporation of America Holdings ha chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti e servizi in varie classi di Nizza. Il 22 dicembre 2016 i predecessori in titolo della ricorrente hanno presentato opposizione fondandola su un marchio tedesco denominativo "labcore" e su una registrazione internazionale designante l’Unione europea per il medesimo segno. Su richiesta dell’interveniente, l’EUIPO ha invitato l’opponente a fornire prova dell’uso genuino dei marchi anteriori. La divisione di opposizione e, poi, la commissione di ricorso hanno ritenuto che tale prova non fosse stata fornita nel periodo rilevante, compreso tra il 2 marzo 2011 e il 1º marzo 2016.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 2 marzo 2016, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Richiama in particolare:

• l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sul rischio di confusione;
• l’articolo 42(2) e (3) del medesimo regolamento, sulla prova dell’uso genuino del marchio anteriore in opposizione;
• l’articolo 97(1)(f) del regolamento 2017/1001, che menziona le dichiarazioni scritte come mezzi di prova;
• l’articolo 10(3) del regolamento delegato (UE) 2018/625, che richiede che la prova indichi luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Criteri giurisprudenziali sull’uso genuino

Il Tribunale ribadisce i principi consolidati della giurisprudenza: l’uso genuino ricorre quando il marchio è impiegato conformemente alla sua funzione essenziale di garantire l’origine dei beni o servizi e di creare o mantenere uno sbocco commerciale, non quando l’uso è meramente simbolico o volto solo a conservare i diritti sul segno. La valutazione va compiuta in modo globale, tenendo conto di natura dei beni/servizi, caratteristiche del mercato, frequenza e intensità dell’uso, senza soglie astratte prefissate. Tuttavia, la prova dell’uso deve essere solida, oggettiva e non può fondarsi su meri indizi o presunzioni.

Valutazione delle dichiarazioni dei soci della ricorrente

La ricorrente sosteneva che le dichiarazioni di Dr. Neumann e Mr. Kindler avessero elevato valore probatorio perché rese davanti all’Ufficio tedesco dei brevetti e marchi e soggette a sanzioni penali in caso di falsità. Il Tribunale respinge l’argomento: le dichiarazioni provenienti da persone strettamente legate alla parte hanno, per giurisprudenza, valore probatorio ridotto e non possono da sole dimostrare l’uso del marchio. Inoltre, il valore della prova non va apprezzato alla luce del diritto nazionale penale, ma in base alle regole del diritto dell’Unione.

Valutazione delle fatture

Il Tribunale conferma la lettura dell’EUIPO secondo cui le fatture non dimostravano l’uso del segno come marchio. Il termine "labcore" compariva solo in poche fatture e, in quelle rilevanti, figurava come watermark, oppure in indirizzi e-mail e siti web, senza essere collegato alla descrizione dei beni o servizi fatturati. La presenza contemporanea di altri segni, come "dr. neumann & kindler" e il riferimento a software specifici, non consentiva di stabilire che "labcore" fosse percepito dal pubblico come indicatore dell’origine commerciale. Anche il simbolo "®" non bastava a trasformare tale uso in uso di marchio.

Valutazione dei preventivi e dei documenti formativi

Per i preventivi, il Tribunale osserva che, pur apparendo il termine "labcore" come watermark o in indirizzi di contatto, le descrizioni dei servizi non richiamavano il segno e non dimostravano che i documenti fossero stati effettivamente accettati o utilizzati sul mercato. Quanto agli estratti di documenti formativi, il termine appariva in modo marginale o non chiaramente leggibile come watermark; in ogni caso, mancavano indicazioni sui destinatari e, quindi, non emergeva un uso pubblico e commerciale del segno per i servizi rivendicati.

Valutazione degli estratti di pubblicazioni e del materiale allegato

Per gli estratti di "lab books" e altre pubblicazioni, il Tribunale ritiene che i riferimenti a "labcore" come parte di indirizzi e-mail, siti web o informazioni sull’editore non dimostrassero l’uso del segno quale marchio per i servizi elencati. Anche il riferimento a un elemento grafico nel quale compariva il segno non era sufficiente a stabilire il necessario nesso con l’origine dei servizi. Le ulteriori affermazioni della ricorrente sull’uso del segno su biglietti da visita e stand fieristici sono state ritenute irrilevanti perché prive di prova.

Esito del ricorso e dispositivo

Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato un errore di valutazione della commissione di ricorso nell’affermare l’assenza di prova dell’uso genuino dei marchi anteriori. Di conseguenza, l’EUIPO era legittimato a respingere l’opposizione ai sensi dell’articolo 42(2) del regolamento n. 207/2009. Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Principio affermato

La prova dell’uso genuino di un marchio anteriore, richiesta in sede di opposizione, non può risultare da dichiarazioni di parte o da documenti che mostrino il segno solo come elemento decorativo, come watermark o come parte di dati di contatto; occorre invece che i documenti consentano di collegare in modo oggettivo il segno ai beni o servizi per i quali è registrato, in funzione di garanzia dell’origine commerciale. In mancanza di tale collegamento, l’opposizione non può essere accolta.