Tribunale, Sentenza T-423/21

Marchio dell’Unione europea: rischio di confusione tra "MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT" e "GIOIA DI MARE"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto di una domanda di marchio dell’Unione europea per rischio di confusione con un marchio italiano anteriore. La controversia si inserisce nell’ambito dell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo "MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT" per prodotti della classe 29 e servizi della classe 40, relativi in sostanza a prodotti ittici e alla loro lavorazione/affumicatura. La controinteressata, Maxi Di Srl, aveva proposto opposizione basandosi sul marchio italiano figurativo anteriore "GIOIA DI MARE", registrato per prodotti delle classi 29, 30 e 31.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione. La commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso del richiedente, ritenendo che:

• il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico italiano con livello di attenzione medio;
• i prodotti fossero in parte identici e in parte simili;
• i segni fossero simili in misura ridotta visivamente e foneticamente, e almeno in misura media concettualmente;
• il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore fosse normale.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è tutelato. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), per qualificare come marchio anteriore un marchio registrato in uno Stato membro con data di deposito anteriore a quella della domanda di marchio UE.

Il giudice ricorda i principi consolidati:

• il rischio di confusione va valutato globalmente;
• occorre considerare il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto;
• identità/somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi sono condizioni cumulative;
• è sufficiente che l’impedimento relativo sussista in una parte dell’Unione.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è l’Italia, poiché il marchio anteriore è un marchio italiano. Quanto ai prodotti della classe 29, li qualifica come generi alimentari di uso comune rivolti al grande pubblico con attenzione media, non rilevando che il ricorrente li commercializzi, in concreto, verso operatori professionali.

Quanto ai servizi di lavorazione e affumicatura del pesce della classe 40, il Tribunale osserva che essi si rivolgono sia al grande pubblico sia a professionisti del settore ittico. Tuttavia, in sede di valutazione del rischio di confusione, occorre considerare la parte del pubblico con il livello di attenzione minore, cioè il grande pubblico con attenzione media.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale conferma in larga parte la valutazione della commissione di ricorso.

Per i prodotti della classe 29, ritiene che molti di essi siano identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore perché rientrano nella categoria ampia "pesce" oppure sono ricompresi in categorie più generali come "gelatine" e "uova". In particolare, sono considerati identici i prodotti ittici elencati come pesce fresco o trasformato, nonché le "gelatine di pesce" e le "uova di pesce per il consumo umano".

Per altri prodotti a base di pesce, il Tribunale conferma la loro somiglianza con la categoria "pesce" del marchio anteriore, in quanto condividono natura, destinazione, canali di distribuzione e pubblico. Precisa però che "brodo di pesce" ed "estratti di pesce" non sono identici, ma solo simili, perché sono prodotti composti da pesce tra i loro ingredienti.

Quanto ai servizi di "lavorazione del pesce" e "affumicatura del pesce", il Tribunale conferma la loro somiglianza, in grado ridotto, con i prodotti ittici del marchio anteriore sulla base della complementarità: il pesce è indispensabile o comunque essenziale per fornire tali servizi, con conseguente rischio che il consumatore li attribuisca alla stessa impresa.

Comparazione dei segni

I segni sono entrambi figurativi, ma il Tribunale rileva che l’impressione dominante è prodotta dagli elementi verbali "gioia di mare" e "mare gioioso". Gli altri elementi del marchio richiesto, cioè "di Sebastiano", "import-export" e il pesce stilizzato, sono considerati secondari; analogamente, nel marchio anteriore, il rettangolo nero e le linee ondulate hanno funzione decorativa e non prevalente.

Sul piano distintivo, il Tribunale considera normale il carattere distintivo complessivo delle espressioni dominanti, poiché non sono descrittive né meramente allusive dei prodotti e servizi in questione. L’elemento "mare", preso isolatamente, può essere descrittivo, ma l’espressione complessiva "mare gioioso" conserva un significato metaforico non descrittivo.

Sotto il profilo visivo, i segni sono ritenuti simili in misura ridotta perché condividono la sequenza di lettere "g-i-o-i" e il termine "mare", pur differendo per colore, grafica e altri elementi figurativi e verbali.

Sotto il profilo fonetico, la somiglianza è anch’essa ridotta, perché i segni condividono parti sostanziali della pronuncia, benché l’ordine degli elementi sia invertito e vi siano differenze ulteriori.

Sotto il profilo concettuale, invece, la somiglianza è elevata: entrambe le espressioni evocano un’idea di gioia o allegria collegata al mare, con un contenuto semantico molto vicino.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi, il Tribunale ritiene che il rischio di confusione sia stato correttamente affermato.

Il marchio anteriore ha carattere distintivo normale; i prodotti del marchio richiesto sono in parte identici e in parte simili; i servizi sono almeno simili in grado ridotto ai prodotti anteriori; e i segni presentano un’elevata somiglianza concettuale che compensa le minori somiglianze visive e fonetiche. Non rilevano, ai fini della valutazione prospettica, le intenzioni commerciali del richiedente o le specifiche modalità di distribuzione da lui prospettate.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna il ricorrente soccombente alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Principio pratico per i professionisti

La sentenza ribadisce che, in materia di opposizione, anche una somiglianza solo ridotta sul piano visivo e fonetico può condurre al rifiuto se i segni sono fortemente simili concettualmente e i prodotti/servizi sono identici o simili. Ai fini della valutazione del rischio di confusione contano le condizioni oggettive di commercializzazione e il pubblico più vulnerabile tra quelli coinvolti, non le intenzioni commerciali del richiedente.