Tribunale, Sentenza T-76/23

Marchio UE AMBERTEC/AMPERTEC: rischio di confusione e diritto di essere sentiti

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in un’opposizione tra il segno richiesto AMBERTEC e il marchio anteriore AMPERTEC. Il contenzioso verte sulla corretta applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 e sulle garanzie procedurali del richiedente nel procedimento di opposizione.

Fatti e iter amministrativo

DDP Specialty Electronic Materials US 8 LLC aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo UE AMBERTEC per prodotti della classe 1, in particolare "ion exchange resin" e "ion exchange resins for use in water treatment". Taniobis GmbH propose opposizione sulla base del marchio anteriore AMPERTEC, registrato per prodotti delle classi 1 e 6, invocando il rischio di confusione di cui all’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001.

Nel corso della procedura, l’opponente fornì elementi per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, sostenendo che alcuni prodotti coperti dal marchio AMPERTEC, in particolare i cloruri e il tantalum pentachloride, fossero impiegati in applicazioni collegate alla depurazione e desalinizzazione dell’acqua. L’Opposition Division riconobbe un uso effettivo limitato ad alcuni prodotti e accolse l’opposizione; la commissione di ricorso confermò l’esito negativo per il richiedente.

Questioni dedotte in giudizio

Il ricorrente ha articolato tre censure principali:

• violazione dell’articolo 95 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 94(1), seconda frase, per mancata possibilità di commentare il rilievo, ai fini della comparazione dei prodotti, di documenti prodotti per provare l’uso effettivo del marchio anteriore;
• violazione dei diritti fondamentali di difesa, del contraddittorio, della parità delle armi e del diritto a un equo processo;
• violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, per erronea conclusione circa la somiglianza dei prodotti e l’esistenza di un rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, che richiede identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, nonché un rischio di confusione per il pubblico;
• l’articolo 94(1) del regolamento 2017/1001, quale specificazione del principio generale del rispetto dei diritti della difesa;
• l’articolo 41(2)(a) della Carta, sul diritto di ogni persona a essere ascoltata prima dell’adozione di un provvedimento che la riguardi.

Il Tribunale ricorda anche che il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti, e che la comparazione dei prodotti in opposizione deve avvenire sulla base del tenore della registrazione, non dell’uso concreto dei marchi.

Violazione del diritto di essere sentiti

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha fatto uso, nella valutazione della somiglianza dei prodotti, di elementi tratti dagli allegati prodotti dall’opponente per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, in particolare per sostenere che il tantalum pentachloride fosse utilizzato in impianti di desalinizzazione. Tuttavia, non aveva formalmente invitato le parti, e soprattutto il richiedente, a pronunciarsi sul possibile impiego di tali documenti ai fini specifici della comparazione dei prodotti nell’ambito dell’articolo 8(1)(b).

Il Tribunale afferma che ciò integra una violazione dell’articolo 94(1), seconda frase, e dei diritti di difesa, perché il richiedente non ha potuto discutere un elemento fattuale e probatorio che ha inciso sulla ratio decidendi. La violazione è stata ritenuta potenzialmente decisiva, poiché, se il richiedente avesse potuto contestare tale materiale, la commissione di ricorso avrebbe potuto escludere anche una somiglianza minima tra i prodotti e, di conseguenza, il rischio di confusione.

Erronea applicazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001

Nel merito, il Tribunale considera errata la conclusione della commissione di ricorso circa una sia pure bassa somiglianza tra i prodotti. La commissione aveva ritenuto che i prodotti si incontrassero nel settore del trattamento delle acque, della demineralizzazione e della desalinizzazione, condividendo finalità, metodi d’uso e canali di distribuzione.

Il Tribunale osserva invece che:

• il "tantalum pentachloride" del marchio anteriore è una materia prima usata per fabbricare anodi, non un prodotto direttamente venduto agli operatori del trattamento delle acque;
• le resine a scambio ionico del marchio richiesto sono prodotti diversi, utilizzati direttamente nel trattamento delle acque;
• i prodotti intermedi soggetti a trasformazione sono, per natura, finalità e funzione, essenzialmente differenti dai prodotti finiti che li incorporano.

Di conseguenza, il fatto che gli anodi ottenuti a valle possano essere impiegati nel trattamento delle acque non è un fattore pertinente per comparare direttamente i prodotti in causa. La commissione di ricorso ha quindi fondato il proprio giudizio su un criterio improprio, viziando la decisione sotto il profilo dell’articolo 8(1)(b).

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO del 14 novembre 2022. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle del ricorrente, comprese le spese necessarie sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Principi ricavabili

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di opposizione marchi UE, l’utilizzo di documenti prodotti per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore non può estendersi alla comparazione dei prodotti senza un previo contraddittorio specifico. Inoltre, ribadisce che prodotti intermedi e prodotti finiti non sono automaticamente simili solo perché operano nello stesso settore economico o sono impiegati nella medesima filiera produttiva.