Tribunale, Sentenza T-67/22

Marchio UE figurativo XTRADE: nullità relativa e prove nuove in appello

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. La controversia concerne la domanda di dichiarazione di nullità del marchio figurativo XTRADE, proposta sulla base di una denominazione commerciale anteriore non registrata protetta dal diritto tedesco.

Fatti e procedimento amministrativo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., dante causa dell’interveniente XTB S.A., aveva chiesto la nullità del marchio UE contestato per taluni prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36 e 41. La domanda si fondava sul segno denominativo "X-Trade Brokers", usato in Germania nel commercio per servizi di brokeraggio e finanziari e tutelato, secondo l’istante, ai sensi dei paragrafi 5 e 15 del Markengesetz.

La Cancellation Division aveva respinto integralmente la domanda. In sede di ricorso amministrativo, la quinta commissione di ricorso aveva accolto parzialmente l’impugnazione: aveva ritenuto provato l’uso del segno in Germania per servizi di brokeraggio e finanziari, di più che mero rilievo locale, e aveva rinviato alla Cancellation Division l’esame degli ulteriori requisiti del diritto tedesco applicabile.

Regime normativo applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risale al 7 luglio 2014, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Le norme processuali, invece, sono quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625, vigenti al momento del procedimento amministrativo e del ricorso.

Prima censura: ammissibilità delle prove nuove dinanzi alla commissione di ricorso

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse violato l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 ammettendo documenti presentati per la prima volta in appello.

Il Tribunale ricorda che:

• l’articolo 95, paragrafo 2, attribuisce a EUIPO un ampio potere discrezionale nel decidere se prendere in considerazione fatti o prove tardivi;
• l’articolo 27, paragrafo 4, consente l’ammissione delle prove nuove soltanto se esse sono, prima facie, pertinenti e se non sono state prodotte in tempo per valide ragioni, in particolare se integrano elementi già tempestivamente depositati o contestano rilievi sollevati d’ufficio.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva ritenuto che le nuove prove, tra cui rapporti finanziari consolidati e ulteriore documentazione sul periodo aprile 2015-aprile 2018, integrassero elementi già prodotti dinanzi alla Cancellation Division sulla continuità dell’uso del segno. Il Tribunale conferma tale valutazione e osserva che non occorre dimostrare l’impossibilità di produrre prima la prova ulteriore: l’ammissione resta rimessa alla discrezionalità dell’organo, purché motivata e rispettosa dei criteri regolamentari.

Seconda censura: difetto di motivazione

La ricorrente denunciava anche una violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, sostenendo che la commissione non avesse spiegato adeguatamente perché l’uso del segno fosse stato ritenuto provato.

Il Tribunale ribadisce che la motivazione:

• deve esporre in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito;
• non deve rispondere a tutti gli argomenti delle parti;
• è sufficiente se consente ai destinatari di comprendere la decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, benché i paragrafi 77-80 della decisione impugnata non contenessero, da soli, l’intera spiegazione, il ragionamento sviluppato nei paragrafi 56-76 era sufficiente per comprendere perché la commissione avesse ritenuto provato l’uso in commercio del segno per servizi finanziari e di brokeraggio. La censura è quindi respinta.

Terza censura: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009

La ricorrente contestava infine la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Il Tribunale ricorda che un segno diverso da un marchio registrato può essere invocato contro un marchio UE solo se ricorrono quattro condizioni:

• uso in commercio;
• significatività non puramente locale;
• acquisto del diritto secondo la legge dello Stato membro interessato, prima della domanda di registrazione o della priorità;
• facoltà di vietare l’uso di un marchio successivo.

Inoltre, il richiedente la nullità deve provare non solo l’esistenza e la protezione del diritto anteriore, ma anche la sua continuità fino alla data rilevante.

Quanto ai primi due requisiti, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente valorizzato un complesso di prove relativo alla dimensione economica, temporale e geografica dell’uso in Germania, tra cui:

• relazioni finanziarie degli anni 2017-2019;
• articoli della stampa specializzata tedesca;
• interviste e comunicati relativi alla filiale tedesca;
• premi ricevuti in Germania;
• una sentenza del Tribunale distrettuale di Monaco del 25 luglio 2017.

Secondo il Tribunale, tali elementi dimostrano un collegamento sufficiente tra il segno "X-Trade Brokers" e i servizi di brokeraggio e finanziari offerti online, anche tenendo conto della natura del pubblico rilevante, composto non solo da consumatori finali ma anche da professionisti del settore finanziario.

Il Tribunale respinge, in particolare, le obiezioni relative:

• all’insufficienza dei dati di fatturato, ritenuti attendibili perché contenuti in bilanci certificati;
• all’uso di varianti come "xtb online trading" o dell’abbreviazione "XTB", poiché gli elementi di prova mostravano anche l’uso autonomo di "X-Trade Brokers" e il collegamento tra tale segno e l’abbreviazione;
• alla rilevanza della stampa e della comunicazione commerciale, che la giurisprudenza considera particolarmente significative;
• alla sentenza del giudice tedesco, utilizzata come elemento corroborativo e non come fondamento decisivo.

Esito sui requisiti residui e inoperatività delle censure

Per quanto riguarda il terzo e il quarto requisito dell’articolo 8, paragrafo 4, la commissione di ricorso non si era pronunciata nel merito, avendo rinviato la questione alla Cancellation Division ai sensi dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, le censure della ricorrente su tali profili sono dichiarate inoperanti.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese del giudizio. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento amministrativo restano regolate dalla decisione impugnata, poiché il ricorso viene respinto e la decisione dell’EUIPO non viene annullata.

Principi affermati

La decisione conferma che, nei procedimenti di nullità fondati su un diritto anteriore non registrato, la prova può essere integrata anche in sede di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, purché siano rispettati i limiti del potere discrezionale di EUIPO. Conferma altresì che l’uso commerciale di una denominazione sociale o di un nome commerciale può fondare un diritto anteriore opponibile se il segno è effettivamente percepito nel mercato come indicatore dell’attività di servizi interessata e non soltanto come mera designazione della persona giuridica.