Tribunale, Sentenza T-758/21

Opposizione a registrazione di marchio UE: mancata chiara identificazione del marchio anteriore nel notice of opposition e sua inammissibilità automatica

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale affronta il tema, centrale per i professionisti, dei requisiti formali dell’atto di opposizione e delle conseguenze della mancata corretta indicazione del marchio anteriore invocato.

Fatti e procedimento amministrativo

Id Quantique SA aveva depositato la domanda di registrazione del segno denominativo "Clavis" per prodotti e servizi delle classi 9 e 42. Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. aveva proposto opposizione, fondata sugli articoli 8(1)(a) e (b) del regolamento 2017/1001.

Nel modulo di opposizione, tuttavia, l’opponente aveva indicato come base un marchio denominativo EU "CLAVIS" con numero di domanda 18 064 876 e data di deposito 15 maggio 2019, cioè dati corrispondenti al marchio richiesto, non al marchio anteriore effettivamente registrato. Solo dopo la scadenza del termine di opposizione l’opponente aveva prodotto il certificato del marchio anteriore, registrato il 27 dicembre 2013 con numero 12 031 563.

EUIPO aveva quindi dichiarato inammissibile l’opposizione per mancata chiara identificazione del diritto anteriore e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

• EUIPO avrebbe dovuto interpretare il modulo nel suo complesso e dedurre l’intenzione di riferirsi al marchio anteriore dal richiamo a "clavis2013" e alla priorità del 2013;
• EUIPO avrebbe dovuto invitare alla regolarizzazione dei difetti del notice of opposition;
• EUIPO avrebbe potuto, ai sensi dell’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001, considerare le prove tardivamente prodotte;
• vi sarebbe stata violazione dell’articolo 107 del regolamento 2017/1001, in quanto non sarebbero stati applicati principi generali di cooperazione procedimentale di diritto nazionale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1001, sull’esame dell’opposizione;
• l’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001, sulla possibilità per EUIPO di non tener conto di fatti o prove tardivi;
• l’articolo 107 del regolamento 2017/1001, sui principi procedurali generali degli Stati membri in caso di lacune normative;
• l’articolo 72(2) del regolamento 2017/1001, sul sindacato giurisdizionale;
• gli articoli 2(2)(b)(i), 5(3), 6(1), 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2018/625, in materia di contenuto del notice of opposition, condizioni di ammissibilità e fase contraddittoria.

Ragionamento del Tribunale: ammissibilità e identificazione del marchio anteriore

Il Tribunale distingue nettamente tra:

• i requisiti di ammissibilità del notice of opposition;
• la successiva fase di esame nel merito e di contraddittorio.

Ai sensi dell’articolo 2(2)(b)(i) del regolamento delegato 2018/625, l’opposizione deve identificare chiaramente il marchio anteriore, indicando almeno il numero di registrazione, il carattere registrato del marchio e il territorio o, per un marchio UE, la sua natura di marchio dell’Unione. L’articolo 5(3) dello stesso regolamento prevede la reiezione automatica dell’opposizione se tale requisito non è soddisfatto e il difetto non sia stato sanato prima della scadenza del periodo di opposizione.

Nel caso concreto, il modulo conteneva dati relativi alla domanda impugnata, e non al marchio anteriore. Il riferimento interno "clavis2013" e l’indicazione della priorità del 2013 non erano sufficienti, da soli, a rendere chiaramente identificabile il marchio anteriore, anche perché mancava il numero di registrazione corretto nel notice of opposition. Il Tribunale afferma espressamente che EUIPO non può essere chiamato a svolgere ricerche ulteriori per ricostruire il diritto anteriore effettivamente invocato.

Ragionamento del Tribunale: assenza dell’obbligo di invito a sanare e irrilevanza dell’articolo 47

Il Tribunale precisa che l’obbligo di invitare la parte a correggere i difetti opera solo per alcune irregolarità diverse da quelle previste dall’articolo 5(3) del regolamento delegato 2018/625. Per le carenze che incidono sulla chiara identificazione del marchio anteriore, la disciplina impone invece l’inammissibilità automatica se il difetto non è stato corretto entro il termine di opposizione.

Ne consegue che l’articolo 47 del regolamento 2017/1001, relativo alla fase contraddittoria dell’esame dell’opposizione, non trova applicazione quando l’opposizione è ancora inammissibile e la fase stessa non è iniziata.

Ragionamento del Tribunale: limiti della discrezionalità ex articolo 95(2)

Quanto all’articolo 95(2) del regolamento 2017/1001, il Tribunale ricorda che esso attribuisce in linea generale a EUIPO un potere discrezionale di considerare o meno fatti e prove tardivi. Tuttavia, tale discrezionalità non opera quando una disposizione speciale esclude la possibilità di integrare successivamente un requisito di ammissibilità.

Poiché l’articolo 5(3) del regolamento delegato 2018/625 impone la reiezione automatica dell’opposizione per difetto di chiara identificazione del marchio anteriore, EUIPO non aveva alcun margine per accettare la documentazione prodotta dopo il termine di opposizione ai fini della sanatoria del vizio.

Ragionamento del Tribunale: irrilevanza dell’articolo 107

Il Tribunale esclude anche l’applicabilità dell’articolo 107 del regolamento 2017/1001. Tale disposizione interviene solo in caso di lacune o ambiguità del diritto procedurale dell’Unione; qui, invece, la disciplina era completa e specifica, e regolava espressamente sia l’ammissibilità sia l’eventuale sanatoria delle carenze.

Di conseguenza, non vi era spazio per ricorrere a principi procedurali nazionali, come l’obbligo di cooperazione amministrativa evocato dal ricorrente.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge il primo capo di domanda volto alla riforma della decisione, ritenendo che non possa sostituirsi alla commissione di ricorso su un esame di merito che quest’ultima non aveva effettuato. Respinge poi tutti i motivi di ricorso e conferma la decisione di inammissibilità dell’opposizione.

Sul piano delle spese, il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle di EUIPO; l’interveniente sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nel sistema dell’opposizione al marchio UE, la chiara identificazione del marchio anteriore nel notice of opposition è un requisito di ammissibilità essenziale: se manca, l’opposizione è automaticamente inammissibile, salvo regolarizzazione entro il termine. EUIPO non deve né cercare d’ufficio il diritto anteriore né applicare la discrezionalità sui documenti tardivi per sanare un difetto che incide sull’ammissibilità stessa.