Tribunale, Sentenza T-528/21

Nullità di marchi UE per mala fede

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro le decisioni della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che avevano confermato la nullità di cinque marchi dell’Unione europea per mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La controversia ruota attorno a marchi UE corrispondenti a precedenti marchi nazionali greci appartenenti a Krentin e alla loro registrazione in un contesto di difficoltà finanziaria della società originaria titolare.

Parti e contesto fattuale

La ricorrente è Neratax LTD. L’EUIPO è il convenuto. Dinanzi al Tribunale è intervenuta Intrum Hellas AE Daicheirisis Apaitiseon Apo Daneia kai Pistoseis, quale soggetto subentrato nella posizione creditoria riferibile a Piraeus Bank SA. Nel procedimento amministrativo di nullità avevano agito Piraeus Bank SA, Eurobank Ergasias SA e National Bank of Greece SA.

La ricostruzione fattuale evidenzia che Krentin era titolare di tre marchi nazionali greci anteriori: MORFAT, MORFAT CREAMY ed ELLO, registrati rispettivamente dal 1978, 1992 e 1974, per prodotti alimentari delle classi 29 e 30. Neratax depositava poi, tra gennaio 2014 e ottobre 2015, le domande di registrazione dei marchi UE MORFAT, ELLO e di tre marchi figurativi equivalenti, senza opposizione e con successiva registrazione. In seguito, Krentin non rinnovava il marchio ELLO e rinunciava ai marchi MORFAT e MORFAT CREAMY; inoltre Neratax faceva registrare licenze sui marchi UE a favore di Krentin o di soggetti a essa collegati.

Procedimento amministrativo e ricorso

Nel 2019 le banche creditrici di Krentin chiedevano all’EUIPO la dichiarazione di nullità dei marchi UE di Neratax. La divisione competente accoglieva le domande e la commissione di ricorso confermava, ritenendo che le domande fossero state presentate in mala fede e che l’intento fosse quello di svuotare i diritti nazionali anteriori di Krentin, trasferendoli in forma di marchi UE equivalenti.

Neratax chiedeva al Tribunale l’annullamento delle decisioni e anche la conferma della propria titolarità sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi contestati.

Questioni processuali preliminari

Il Tribunale ha innanzitutto esaminato la posizione di Intrum. Ha ritenuto che, pur non essendo intervenuto un trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale in senso stretto, Intrum potesse essere ammessa come interveniente in quanto subentrata nella gestione dei crediti già riferibili a Piraeus Bank.

Ha poi precisato che, poiché le domande di registrazione erano state presentate nel 2014 e nel 2015, il merito era disciplinato dal regolamento n. 207/2009, mentre le regole processuali applicabili erano quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Quanto alla domanda di Neratax volta a ottenere la conferma della propria titolarità sui marchi, il Tribunale l’ha dichiarata irricevibile/inammissibile, osservando che, nell’ambito del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può emettere pronunce meramente dichiarative o confermative.

Quadro normativo e criteri sulla mala fede

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, il Tribunale ha ribadito che la mala fede, pur riferendosi a uno stato soggettivo, deve essere accertata in modo oggettivo, mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti. È il richiedente la nullità a dover provare gli elementi idonei a dimostrare la mala fede; tuttavia, quando gli indizi oggettivi sono sufficienti a far venire meno la presunzione di buona fede del richiedente il marchio, incombe al titolare del marchio fornire spiegazioni plausibili circa la logica commerciale dell’operazione.

Il Tribunale ha richiamato in particolare la giurisprudenza Koton Mağazacilik e MONOPOLY, secondo cui vi è mala fede quando la domanda non è presentata per una concorrenza leale, ma per danneggiare interessi di terzi o per ottenere un diritto esclusivo per finalità estranee alla funzione del marchio, soprattutto alla funzione di indicazione dell’origine.

Ragionamento del Tribunale sulla mala fede

Il Tribunale ha respinto tutte le censure di Neratax.

Quanto alla pretesa logica commerciale delle registrazioni, ha osservato che la sequenza dei fatti dimostrava una strategia coordinata tra Neratax e Krentin: registrazione dei marchi UE equivalenti ai marchi nazionali anteriori; successiva concessione di licenze a favore di Krentin o di società vicine; rinuncia o mancato rinnovo dei marchi nazionali; conservazione del controllo economico sui segni, pur sottraendoli al patrimonio di Krentin. Neratax non ha offerto una spiegazione plausibile diversa da quella individuata dall’EUIPO, né ha provato un’attività commerciale effettiva diversa dalla mera titolarità dei marchi e dalla concessione di licenze.

Quanto al momento rilevante per valutare la mala fede, il Tribunale ha precisato che non conta solo la data formale della domanda, ma l’insieme delle circostanze, incluse le difficoltà finanziarie già esistenti e la successiva conferma della strategia mediante il comportamento delle parti. La circostanza che la domanda di insolvenza sia intervenuta nel 2017 non escludeva che il piano fosse già stato concepito nel 2014, e gli elementi probatori mostravano che Krentin si trovava in difficoltà almeno dal 2015.

Il Tribunale ha poi escluso che fosse necessario dimostrare un danno arrecato ai ricorrenti in nullità o al pubblico: il pregiudizio non è un elemento costitutivo della mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b). Ha inoltre respinto la doglianza sul carico della prova, chiarendo che l’EUIPO non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva correttamente applicato la presunzione di buona fede e la sua possibile confutazione tramite indizi oggettivi.

Irrilevanza delle controversie nazionali e delle allegazioni di mala fede dei ricorrenti in nullità

Neratax sosteneva che l’EUIPO non potesse statuire sulla nullità poiché era pendente dinanzi ai giudici greci una controversia sulla titolarità dei marchi nazionali anteriori, e deduceva anche la mala fede delle banche richiedenti la nullità. Il Tribunale ha respinto tali argomenti.

Ha affermato che i dati risultanti dal registro greco indicavano Krentin come titolare dei marchi nazionali anteriori e che le questioni relative a eventuali controversie nazionali sull’effettiva titolarità o sulla validità di cessioni/esecuzioni forzate non incidevano sull’accertamento della mala fede di Neratax al momento del deposito dei marchi UE. Ha inoltre osservato che l’eventuale mala fede delle banche richiedenti la nullità sarebbe giuridicamente autonoma e non sarebbe idonea, di per sé, a escludere la mala fede della ricorrente.

Decisione e principio affermato

Il Tribunale ha concluso che l’EUIPO aveva correttamente rilevato che Neratax aveva agito con l’intenzione disonesta di svuotare i marchi nazionali anteriori di Krentin prima che i creditori potessero aggredirli, trasferendo tale protezione su marchi UE equivalenti. Ha quindi confermato la nullità dei marchi contestati e respinto il ricorso in toto, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione ribadisce che la mala fede può essere desunta da una strategia di deposito e gestione dei segni volta a sottrarre diritti al patrimonio di un soggetto terzo in difficoltà, anche se la sequenza formale degli atti appare, isolatamente, conforme alle regole di registrazione.