Tribunale, Sentenza T-726/21

Opposizione a marchio UE per un segno figurativo con corona

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Rolex SA avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione europea. Il segno contestato era un marchio figurativo con corona, depositato per prodotti della classe 25, mentre i marchi anteriori invocati da Rolex erano marchi UE figurativi con corona e la denominazione ROLEX, registrati per orologi.

Fatti e procedimento amministrativo

PWT A/S aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per un segno figurativo destinato, tra l’altro, a "clothing, footwear, headgear". Rolex aveva opposto la registrazione fondandosi su due marchi anteriori UE, entrambi registrati per beni della classe 14, in particolare "watches". L’opposizione era basata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

La Divisione di opposizione aveva inizialmente accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5. Tuttavia, in sede di ricorso, la commissione di ricorso EUIPO ha ribaltato tale esito: ha ritenuto che, per i prodotti ancora in discussione della classe 25, non vi fosse rischio di confusione con gli orologi della classe 14 e ha escluso anche la sussistenza di un pregiudizio alla reputazione del marchio anteriore.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, in ragione della data di ottenimento della registrazione internazionale e quindi della data di deposito rilevante, la controversia è disciplinata dal regolamento n. 207/2009 nella sua versione applicabile ratione temporis, pur essendo oggi sostituito dal regolamento 2017/1001. È richiamato inoltre l’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per individuare la data di deposito della registrazione internazionale designante l’UE.

Primo motivo: assenza di rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha ricordato che il rischio di confusione presuppone cumulativamente la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o servizi. Ha quindi esaminato la valutazione della commissione di ricorso sulla comparazione tra "clothing, footwear, headgear" da un lato e "watches" dall’altro.

La Corte ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui i prodotti sono diversi per natura e finalità: i primi servono a vestire il corpo umano, i secondi a essere indossati come adornamento personale. Inoltre, non risultano in concorrenza né complementari, non condividono gli stessi canali distributivi e la circostanza che possano essere venduti nei medesimi punti vendita o che, nel settore del lusso, esista una certa convergenza tra moda e orologeria non è sufficiente a fondare la somiglianza giuridicamente rilevante.

Il Tribunale ha anche osservato che la semplice evocazione di una possibile "complementarità estetica" non basta e che il riferimento a un rapporto commerciale usuale tra i prodotti richiederebbe prova di una pratica diffusa tale da far ritenere normale la commercializzazione sotto lo stesso marchio. Non essendo stato fornito alcun elemento probatorio idoneo, la commissione di ricorso aveva correttamente escluso la somiglianza tra i prodotti. Da ciò deriva, per conseguenza, l’assenza di rischio di confusione, senza necessità di procedere a un’ulteriore valutazione globale dei segni.

Secondo motivo: tutela della reputazione ex articolo 8, paragrafo 5

Quanto alla tutela rafforzata dei marchi anteriori reputati, il Tribunale ha ribadito che sono necessari quattro presupposti cumulativi: registrazione del marchio anteriore, identità o somiglianza dei segni, reputazione del marchio nell’Unione e prova che l’uso del segno richiesto senza giusto motivo comporti un rischio di indebito vantaggio o di pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore. È sufficiente la prova di uno solo dei tre tipi di lesione, ma tale rischio deve essere serio e futuro.

Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che Rolex non aveva sviluppato argomentazioni specifiche su quale tipo di lesione si sarebbe verificato: ha sostanzialmente richiamato la reputazione del marchio anteriore e il valore economico insito in essa, senza spiegare perché il marchio richiesto avrebbe causato diluizione, parasitismo o offuscamento. I rinvii a pagine della memoria presentata in primo grado amministrativo non potevano supplire alla carenza dell’atto introduttivo del ricorso, in quanto gli allegati hanno funzione soltanto probatoria e non possono introdurre nuovi motivi.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile, perché tardiva e non collegata a fatti o motivi emersi successivamente, la censura formulata per la prima volta in udienza relativa alla mancata prova della reputazione dell’altro marchio anteriore, quello puramente figurativo.

Decisione e dispositivo

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Rolex. Ha quindi confermato la decisione della commissione di ricorso EUIPO e ha condannato Rolex SA alle spese, in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, delle regole di procedura del Tribunale.

Principi affermati

• Per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la somiglianza tra prodotti deve essere valutata sulla base di natura, finalità, canali distributivi, concorrenza e complementarità effettiva.
• Abbigliamento, calzature e copricapi non sono simili a orologi e gioielli, salvo prova concreta di fattori di mercato eccezionali idonei a modificarne la percezione del pubblico.
• Per l’articolo 8, paragrafo 5, la reputazione del marchio anteriore non basta: il titolare deve dimostrare un serio rischio futuro di pregiudizio o indebito vantaggio riferito a uno specifico tipo di lesione.
• Le allegazioni contenute solo negli allegati non possono integrare o ampliare i motivi del ricorso.