Tribunale, Sentenza T-307/17

Nullità del marchio figurativo delle tre strisce e carattere distintivo acquisito

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da adidas AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un marchio figurativo dell’Unione costituito da tre strisce parallele equidistanti. La controversia ruota attorno all’applicazione degli articoli 7, paragrafo 3, e 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, oggi corrispondenti agli articoli 7, paragrafo 3, e 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

adidas aveva chiesto e ottenuto la registrazione, per prodotti di classe 25, di un marchio figurativo descritto come composto da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione. Successivamente Shoe Branding Europe BVBA aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sostenendo la mancanza di carattere distintivo. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi respinto il gravame di adidas, affermando che il segno era privo di carattere distintivo intrinseco e che non era stata provata la sua acquisizione mediante l’uso in tutta l’Unione.

Motivo di ricorso e questioni centrali

La ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due profili: da un lato, l’asserita esclusione indebita di numerosi elementi di prova perché relativi a segni diversi dal marchio contestato; dall’altro, l’asserito errore di valutazione nel ritenere non dimostrato il carattere distintivo acquisito nell’Unione. In tale contesto, la questione chiave era se il criterio dell’"uso" rilevante ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, coincida con quello dell’uso effettivo ex articolo 15, paragrafo 1, e, soprattutto, quali variazioni rispetto alla forma registrata possano essere tollerate.

Interpretazione del marchio registrato

Il Tribunale conferma l’interpretazione della commissione di ricorso, che aveva descritto il marchio come formato da tre strisce nere verticali e parallele, su fondo bianco, circa cinque volte più alte che larghe, con spazi bianchi equidistanti tra le strisce. Secondo il Tribunale, tale lettura corrispondeva strettamente alla rappresentazione grafica depositata e non violava il fatto che il marchio non fosse rivendicato in dimensioni specifiche. La Corte esclude che il segno debba essere trattato come un generico "marchio a motivi": né la rappresentazione né la descrizione indicavano una sequenza di elementi regolarmente ripetuti. Di conseguenza, il richiamo delle direttive EUIPO e del legittimo affidamento non poteva ampliare l’oggetto della tutela oltre la forma registrata.

Nozione di "uso" ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2

Il Tribunale chiarisce che la nozione di uso rilevante per l’acquisizione del carattere distintivo deve essere letta in modo analogo a quella di uso effettivo di cui all’articolo 15, paragrafo 1. Pertanto, non è necessario che il segno sia sempre utilizzato in una forma identica a quella registrata; sono ammissibili anche forme che differiscono solo per elementi trascurabili e che possono considerarsi complessivamente equivalenti. La differenza rispetto all’articolo 15, paragrafo 1, è che qui il punto di partenza è l’uso del segno per ottenere o mantenere la registrazione; tuttavia la logica sottesa consente di considerare rilevanti anche le varianti non sostanziali.

Applicazione concreta: limiti delle varianti ammissibili

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene legittimo che la commissione di ricorso abbia escluso numerosi documenti perché relativi a segni diversi dalla forma registrata. In particolare:

• per un marchio molto semplice, anche una lieve modifica può incidere in modo significativo sulla percezione del pubblico;
• l’inversione dello schema dei colori tra strisce e fondo non è una variazione trascurabile, perché una delle caratteristiche essenziali del segno è proprio il contrasto tra strisce nere e fondo bianco;
• immagini con due strisce anziché tre, oppure con strisce più spesse, più brevi o tagliate in modo obliquo, non sono equivalenti alla forma registrata;
• le immagini con strisce inclinate sono state comunque respinte perché, nel caso esaminato, erano anch’esse caratterizzate dall’inversione dei colori. Il Tribunale aggiunge che le decisioni di giudici nazionali o di altre commissioni EUIPO non possono ribaltare la valutazione, perché il sistema del marchio UE è autonomo e ogni domanda va esaminata in base alle circostanze del caso concreto.

Valutazione della prova del carattere distintivo acquisito

La Corte esamina poi la prova prodotta da adidas: immagini pubblicitarie e di catalogo, dati di fatturato e di spesa pubblicitaria, studi di mercato e altri documenti. Ritiene che la maggior parte delle immagini non sia pertinente perché riferita a segni non equivalenti alla forma registrata; inoltre, alcune rappresentano prodotti diversi da quelli in causa. Quanto ai dati di fatturato e marketing, essi mostrano un uso intenso e duraturo di alcuni marchi adidas, ma non consentono di collegare tali cifre al marchio controverso specifico né ai prodotti rilevanti. Gli studi di mercato più significativi, svolti in cinque Stati membri, erano in linea di principio pertinenti perché riguardavano il segno registrato e misuravano la percezione del pubblico, ma coprivano solo una parte dell’Unione e risultavano in parte influenzati dalla metodologia adottata. Gli altri 18 studi richiamati erano invece relativi a segni non equivalenti, spesso con inversione dei colori o con variazioni sostanziali del numero di strisce, oppure riguardavano il solo rischio di confusione o addirittura le parole "tre strisce".

Esigenza di prova in tutta l’Unione

Poiché il marchio dell’Unione ha carattere unitario, il carattere distintivo acquisito deve risultare provato in tutto il territorio dell’Unione quando il segno è privo di distintività intrinseca in tutta l’Unione. Non è necessario dimostrare separatamente il carattere distintivo in ciascuno Stato membro, ma gli elementi di prova devono consentire di desumere tale acquisizione nell’intera Unione. Nel caso concreto, la prova pertinente era troppo limitata territorialmente: i cinque studi di mercato coprivano solo cinque Stati membri e gli altri elementi non permettevano di colmare le lacune. Di conseguenza, adidas non ha dimostrato che il marchio avesse acquisito carattere distintivo in tutta l’Unione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Condanna adidas AG alle spese sostenute dall’EUIPO e da Shoe Branding Europe BVBA, mentre Marques sopporta le proprie spese.