Corte di giustizia, Sentenza C-421/20

Diritto applicabile alle domande accessorie in un'azione per contraffazione di disegno o modello comunitario proposta ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002

La Corte di giustizia si pronuncia su un rinvio pregiudiziale dell'Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra Acacia Srl e BMW relativa alla presunta contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato. Il nodo centrale riguarda la legge applicabile alle domande accessorie connesse all'azione per contraffazione quando il giudizio è radicato nel foro del luogo in cui l'atto lesivo è stato commesso o minaccia di esserlo, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento principale

BMW, titolare del disegno o modello comunitario, ha agito in Germania contro Acacia, società italiana che produce e distribuisce cerchioni per autoveicoli in vari Stati membri. Il tribunale tedesco adito in primo grado ha ritenuto sussistente la contraffazione e ha accolto, applicando il diritto tedesco, anche le domande accessorie di BMW dirette a ottenere:

• risarcimento del danno;
• trasmissione di informazioni;
• produzione di documenti;
• rendicontazione;
• consegna dei prodotti contraffatti ai fini della distruzione.

In appello, Acacia contesta sia l'esistenza della contraffazione sia la legge applicabile alle domande accessorie, sostenendo che debba applicarsi il diritto italiano.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare:

• articolo 19, sui diritti conferiti dal disegno o modello comunitario;
• articolo 81, sulla competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari;
• articolo 82, paragrafo 5, che introduce un foro alternativo nel luogo in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo;
• articolo 83, paragrafo 2, che limita la competenza del tribunale adito ex articolo 82, paragrafo 5 agli atti verificatisi nel territorio dello Stato membro in cui esso si trova;
• articolo 88, paragrafo 2, sulla legge nazionale applicabile alle questioni non disciplinate dal regolamento;
• articolo 89, paragrafo 1, lettera d), sulle sanzioni ulteriori previste dalla legge dello Stato membro in cui gli atti sono stati commessi;
• articolo 110, sulla disposizione transitoria relativa ai componenti di prodotti complessi.

Viene inoltre in rilievo il regolamento Roma II, in particolare:

• articolo 4, paragrafo 1, norma generale sulla legge del paese in cui il danno si verifica;
• articolo 8, paragrafi 1 e 2, sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare sui diritti di proprietà intellettuale dell'Unione a carattere unitario.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza:

• se il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito ex articolo 82, paragrafo 5, possa applicare la lex fori alle domande accessorie relative al solo territorio del proprio Stato membro;
• in caso negativo, se il "luogo della contraffazione iniziale" possa essere individuato anche nello Stato membro dei consumatori destinatari della pubblicità online e della commercializzazione, quando la promozione è iniziata in un altro Stato membro.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce il sistema del regolamento n. 6/2002 distinguendo due piani.

1. Domande accessorie non coperte integralmente dal regolamento Le domande di risarcimento del danno e di acquisizione di informazioni per quantificare il danno rientrano, secondo una giurisprudenza consolidata, nell'articolo 88, paragrafo 2: il giudice nazionale applica la propria legge nazionale, comprensiva delle norme di diritto internazionale privato. La Corte richiama in proposito la sentenza H. Gautzsch Großhandel.

2. Domanda di distruzione dei prodotti contraffatti La distruzione è ricondotta all'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), cioè alle "altre sanzioni" commisurate alle circostanze e disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o minaccia di contraffazione.

Da qui la Corte passa alla combinazione tra regolamento n. 6/2002 e regolamento Roma II. L'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), includono anche le norme di diritto internazionale privato del diritto nazionale richiamato, tra cui quelle del regolamento Roma II. Perciò, la questione va letta alla luce dell'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

Distinzione rispetto alla sentenza Nintendo

La Corte distingue espressamente il caso dalla sentenza Nintendo, in cui gli atti di contraffazione contestati al medesimo convenuto si estendevano a più Stati membri. In quel contesto, il riferimento al "luogo della violazione" consentiva di concentrare l'intero contenzioso su una sola legge, quella del paese dell'atto di contraffazione iniziale.

Nel caso Acacia/BMW, invece, il ricorrente ha scelto di utilizzare il foro speciale dell'articolo 82, paragrafo 5, che riguarda solo atti commessi o minacciati nel territorio di un solo Stato membro. In tale ipotesi, non è necessario né possibile ricercare un diverso "atto iniziale" in un altro Stato membro per attrarre la disciplina di quell'altro ordinamento. Le esigenze di certezza del diritto e prevedibilità sono, anzi, meglio soddisfatte identificando la legge del paese nel cui territorio si colloca la condotta dedotta in giudizio.

Soluzione adottata

La Corte afferma quindi che, in un'azione proposta ex articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e limitata ad atti di contraffazione commessi o minacciati nel territorio di un solo Stato membro, le domande accessorie devono essere esaminate sulla base del diritto di quello stesso Stato membro, che coincide con il diritto dello Stato del tribunale adito.

Dispositivo e principio affermato

La Corte risponde che l'articolo 88, paragrafo 2, e l'articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, letti con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, impongono di applicare il diritto dello Stato membro nel cui territorio sono stati commessi o minacciati gli atti lesivi del disegno o modello comunitario, per tutte le domande accessorie dell'azione per contraffazione. Nelle controversie introdotte ex articolo 82, paragrafo 5, tale legge coincide con la lex fori.

Implicazioni pratiche

Per la prassi forense, la pronuncia è rilevante perché:

• conferma che il foro del luogo della contraffazione ex articolo 82, paragrafo 5, è autonomo e territorialmente circoscritto;
• stabilisce che le misure accessorie seguono il diritto del medesimo Stato membro, evitando frammentazioni applicative;
• distingue nettamente i casi di una sola territorialità da quelli, come Nintendo, in cui la condotta si sviluppa su più Stati membri;
• rafforza la prevedibilità del contenzioso in materia di design comunitario e la coerenza con la lex loci protectionis.