Tribunale, Sentenza T-526/20

Marchio UE DEVIN e nullità parziale per prodotti della classe 32

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione nona, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 maggio 2020, resa in una procedura di nullità del marchio denominativo UE DEVIN. La controversia riguardava la validità del marchio per numerosi prodotti della classe 32, in particolare bevande e acque, alla luce dei motivi assoluti di nullità relativi a descrittività geografica, ordine pubblico e capacità ingannevole.

Parti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente era Devin EAD, titolare del marchio. Il convenuto era l’EUIPO; interveniente dinanzi al Tribunale era la Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI), autrice della domanda di nullità in sede amministrativa. La domanda di nullità era stata proposta nel 2014 contro il marchio registrato nel 2011 per il segno DEVIN; la divisione di cancellazione l’aveva accolta e la seconda commissione di ricorso aveva confermato la nullità, decisione poi annullata dal Tribunale con sentenza nel procedimento T-122/17, confermata in sostanza dalla Corte di giustizia con ordinanza nel procedimento C-800/18 P. Dopo il rinvio alla prima commissione di ricorso, quest’ultima aveva nuovamente dichiarato nullo il marchio, salvo per il prodotto "mineral water complying with the specifications of the PGI Devin Natural Mineral Water".

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 29 settembre 2010, la disciplina sostanziale applicabile era il regolamento n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali trovava applicazione il regolamento n. 2017/1001 e, per l’appello amministrativo, il regolamento n. 2868/95. Sono stati richiamati in particolare gli articoli 7(1)(c), (f), (g), 7(3), 52(1)(a) e 52(2) del regolamento n. 207/2009, corrispondenti agli articoli 7, 59 e 62 del regolamento n. 2017/1001.

Questione relativa al carattere descrittivo geografico

Quanto al motivo fondato sull’articolo 7(1)(c), il Tribunale ha ricordato che un segno geografico non è registrabile se il pubblico di riferimento lo percepisce come indicazione dell’origine geografica dei prodotti o se è ragionevole ritenere che possa designarne l’origine. La commissione di ricorso aveva correttamente rilevato che il nome Devin era noto soprattutto al consumatore bulgaro, ma aveva poi concentrato l’analisi sulla sola acqua minerale coperta dalla PGI, senza verificare il rapporto tra il segno e gli altri prodotti della classe 32, come succhi, sciroppi, bevande analcoliche o acque diverse dall’acqua minerale conforme alla PGI.

Il Tribunale ha ritenuto che ciò costituisse un errore di diritto: la valutazione della descrittività deve essere fatta rispetto a ciascun prodotto interessato e alla percezione del pubblico pertinente. La commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare se, in Bulgaria, il termine Devin evocasse un’associazione con gli altri prodotti o potesse ragionevolmente essere percepito come indicazione della loro origine geografica.

Distintività acquisita mediante uso e limiti del ragionamento della commissione di ricorso

Sulla questione del carattere distintivo acquisito mediante uso, il Tribunale ha chiarito che l’articolo 52(2) del regolamento n. 207/2009 consente di salvare la registrazione soltanto per i beni o servizi per i quali il segno, inizialmente privo di distintività, abbia effettivamente acquisito capacità distintiva dopo l’uso. La commissione di ricorso aveva però limitato il riconoscimento della distintività acquisita al solo prodotto conforme alla PGI, fondandosi sull’idea che il marchio "non avrebbe dovuto essere usato" per gli altri prodotti in ragione della tutela della PGI.

Il Tribunale ha censurato tale approccio, osservando che nel procedimento di nullità il marchio UE gode di una presunzione di validità e che l’ufficio non può introdurre d’ufficio un motivo diverso, legato alla protezione delle indicazioni geografiche, se esso non è stato specificamente dedotto dall’istante. La commissione di ricorso aveva quindi commesso un errore di diritto nel collegare la valutazione della distintività acquisita a considerazioni estranee ai motivi di nullità formalmente invocati.

Motivo relativo all’ordine pubblico

Per quanto riguarda l’articolo 7(1)(f), il Tribunale ha ricordato che la nozione di ordine pubblico va apprezzata in base alla percezione del segno da parte del pubblico pertinente nell’Unione o in una parte di essa. Nel caso concreto, però, la commissione di ricorso aveva fatto riferimento a disposizioni della legislazione bulgara sulle indicazioni geografiche che non risultavano correttamente identificate e, soprattutto, non erano applicabili nel modo indicato alla data di deposito della domanda di registrazione.

Il Tribunale ha rilevato che non risultava dimostrato che, alla data rilevante, il marchio fosse effettivamente in conflitto con le norme bulgare richiamate come "corrispondenti disposizioni della PGI". Di conseguenza, anche il motivo di nullità basato sull’ordine pubblico è stato accolto in quanto fondato su un errato inquadramento del diritto nazionale e su una motivazione non sufficiente.

Motivo relativo alla capacità ingannevole del segno

Sul motivo ex articolo 7(1)(g), il Tribunale ha ribadito che un marchio è inammissibile solo se induce in errore o presenta un rischio sufficientemente serio di inganno del consumatore in relazione alla natura, qualità o origine geografica dei prodotti. La commissione di ricorso aveva ritenuto che DEVIN fosse ingannevole, in particolare per acqua di sorgente e acqua da tavola, e aveva esteso la conclusione a tutti i prodotti diversi dall’acqua minerale conforme alla PGI.

Il Tribunale ha escluso che dagli atti emergesse che il pubblico pertinente percepisse il segno come riferimento a un’acqua minerale con determinate qualità per ragione dell’origine geografica. In assenza di tale associazione, non poteva neppure ravvisarsi un inganno per gli altri prodotti. Inoltre, la commissione di ricorso aveva statuito d’ufficio sull’ingannevolezza per prodotti ulteriori rispetto a quelli su cui l’interveniente aveva formulato specifiche allegazioni, quando invece, in una procedura di nullità, il richiedente deve indicare i fatti specifici che mettono in discussione la validità del marchio.

Esito del ricorso principale e del cross-claim

Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato nullo il marchio per tutti i prodotti coperti, salvo il prodotto "mineral water complying with the specifications of the PGI Devin Natural Mineral Water". Ha invece respinto il cross-claim dell’interveniente, ritenendo corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio aveva acquisito carattere distintivo mediante uso in Bulgaria per l’acqua minerale conforme alla PGI.

Prova dell’acquisizione di distintività

Nel respingere il cross-claim, il Tribunale ha valorizzato l’insieme degli elementi probatori prodotti dal titolare: decisione dell’ufficio brevetti bulgaro che riconosceva notorietà al marchio, dati di mercato, sondaggi, articoli stampa, investimenti pubblicitari, sponsor e volume delle vendite. Ha richiamato il principio per cui la valutazione della distintività acquisita richiede un esame complessivo e concreto, e ha ritenuto che tali elementi consentissero di concludere che una parte significativa del pubblico bulgaro identificasse l’acqua minerale DEVIN come proveniente dall’impresa ricorrente.

Dispositivo

La decisione dell’EUIPO è stata annullata in parte; il cross-claim è stato respinto. Quanto alle spese, EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Devin EAD nel ricorso principale, mentre HCCI è stata condannata a sopportare le proprie spese e, per il cross-claim, a rimborsare le spese di Devin EAD e dell’EUIPO.