Tribunale, Sentenza T-565/21

Opposizione al marchio UE figurativo "Papouis Halloumi" contro il marchio collettivo anteriore HALLOUMI

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sulla portata della tutela di un marchio UE collettivo composto dal termine "HALLOUMI" e sulla valutazione del rischio di confusione con il segno figurativo richiesto "Papouis Halloumi".

Fatti e procedimento amministrativo

Papouis Dairies Ltd aveva chiesto la registrazione come marchio UE di un segno figurativo per prodotti della classe 29, in particolare formaggi e formaggi ottenuti da latte vaccino, ovino e/o caprino, nonché caglio. La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi aveva presentato opposizione fondandola, tra l’altro, sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, facendo valere il marchio UE collettivo anteriore verbale HALLOUMI.

In un primo momento l’opposizione era stata respinta. A seguito di un primo ricorso al Tribunale, la decisione della precedente commissione di ricorso era stata annullata perché i segni erano stati erroneamente ritenuti privi di somiglianza. La Seconda Commissione di ricorso, riallocato il fascicolo, ha quindi riesaminato la causa e ha comunque respinto l’opposizione, ritenendo che, pur in presenza di prodotti identici, la somiglianza fra i segni fosse solo lieve e che il marchio anteriore avesse distintività intrinseca debole o molto debole, senza prova di un carattere distintivo rafforzato dall’uso.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in quattro censure:

• la commissione di ricorso avrebbe trattato il marchio anteriore collettivo come se fosse un marchio individuale, senza tener conto della sua natura collettiva;
• avrebbe attribuito eccessivo rilievo alla distintività del marchio anteriore, alterando la comparazione tra i segni;
• avrebbe invertito l’onere della prova sulla distintività del marchio anteriore, imponendolo al titolare;
• avrebbe erroneamente valorizzato, in un obiter dictum, il sistema delle DOP/IGP come potenziale fonte di tutela alternativa o sufficiente.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama innanzitutto il regime sostanziale applicabile alla data della domanda di marchio, cioè il regolamento n. 207/2009, mentre per il profilo processuale applica il regolamento 2017/1001. Sono centrali l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sul rischio di confusione, l’articolo 66, paragrafi 1 e 2, sulla natura e registrabilità dei marchi collettivi, e l’articolo 95, paragrafo 1, sull’onere della prova nei procedimenti dinanzi all’EUIPO.

La decisione si colloca nel solco delle pronunce della Corte di giustizia sul marchio HALLOUMI, in particolare:

• C‑766/18 P, del 5 marzo 2020, sulla tutela del marchio collettivo HALLOUMI;
• C‑591/12 P, sulla determinazione della disciplina sostanziale applicabile;
• e della giurisprudenza classica sul rischio di confusione, interdipendenza tra fattori e rilevanza della distintività del segno anteriore.

Ragionamento del Tribunale: natura collettiva del marchio anteriore

Il Tribunale respinge l’idea che un marchio collettivo richieda criteri di valutazione speciali o ulteriori rispetto a quelli ordinari. Ricorda che la funzione essenziale del marchio collettivo è distinguere i prodotti dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, e che, in caso di opposizione fondata su tale marchio, il rischio di confusione consiste nel pericolo che il pubblico creda che i prodotti provengano da membri dell’associazione o da soggetti a essi collegati.

Tuttavia, la natura collettiva non altera i criteri pratici di valutazione: gli stessi parametri sviluppati dalla giurisprudenza per i marchi individuali restano applicabili. La commissione di ricorso aveva quindi correttamente richiamato la giurisprudenza pertinente e non aveva omesso di considerare il carattere collettivo del segno anteriore.

Ragionamento del Tribunale: comparazione dei segni e distintività del marchio anteriore

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti sono identici e il pubblico di riferimento è il grande pubblico dell’Unione, con livello medio di attenzione trattandosi di beni di consumo corrente.

Quanto alla struttura del marchio richiesto, il Tribunale richiama il proprio precedente del 23 novembre 2018, nel quale erano già stati identificati come elementi più distintivi e dominanti i termini "pap" e "papouis"; l’elemento "halloumi" nel segno richiesto è invece descrittivo o comunque di debole distintività. La presenza della parola "halloumi" nel marchio richiesto determina solo una somiglianza visiva, fonetica e concettuale bassa.

Sul marchio anteriore, il Tribunale ribadisce che il termine "halloumi" designa una varietà di formaggio cipriota, sicché la sua distintività intrinseca è debole, se non molto debole. Inoltre, la titolare del marchio non ha provato un rafforzamento distintivo acquisito tramite l’uso: il materiale probatorio prodotto rinviava prevalentemente al termine "halloumi" come denominazione di una specialità casearia, non come indicatore dell’origine commerciale dei prodotti dei membri dell’associazione.

Il Tribunale precisa anche che, pur essendo il marchio registrato valido e dunque meritevole di una certa tutela, ciò non crea una presunzione di distintività media né sposta sull’opponente il compito di dimostrare quale livello di distintività effettivamente il segno abbia nel contesto dell’opposizione. Ne deriva che la commissione di ricorso non ha invertito l’onere della prova.

Ragionamento del Tribunale: valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale applica il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e distintività del marchio anteriore. Anche se i prodotti sono identici, la somiglianza dei segni è solo bassa e poggia esclusivamente sull’elemento "halloumi", che non è dominante nel marchio richiesto ed è, per il pubblico, soprattutto descrittivo di un tipo di formaggio cipriota.

Poiché il marchio anteriore ha distintività intrinseca debole o molto debole e non è stata dimostrata una distintività acquisita, la sua capacità distintiva e la corrispondente estensione della tutela sono limitate. In questo contesto, la coincidenza parziale nell’elemento "halloumi" non basta a generare il rischio che il pubblico attribuisca i prodotti alla stessa origine commerciale.

Il Tribunale conferma dunque la conclusione della commissione di ricorso: nessun rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Motivo relativo alle DOP/IGP

La censura con cui il ricorrente contestava il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, al sistema di protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette è dichiarata inammissibile in concreto perché rivolta contro un motivo reso per completezza, cioè un obiter dictum. Anche a volerla ritenere fondata, non avrebbe potuto determinare l’annullamento della decisione.

Dispositivo e effetti pratici

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi alle spese.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia è rilevante perché conferma che:

• la natura collettiva del marchio anteriore non altera il test del rischio di confusione;
• un termine noto come denominazione di prodotto può avere distintività debole, con effetti limitativi sulla protezione;
• la prova della distintività acquisita con l’uso resta decisiva quando il titolare vuole ampliare la tutela del marchio;
• la presenza, nel segno richiesto, di un elemento descrittivo comune non basta, da sola, a fondare il rischio di confusione se quell’elemento non è dominante e il marchio anteriore è poco distintivo.