Tribunale, Sentenza T-568/21

Marchio UE "GC GOOGLE CAR": opposizione fondata sulla notorietà del marchio GOOGLE

La pronuncia del Tribunale dell'Unione europea riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo destinato a veicoli e mezzi di trasporto in classe 12. La controversia si concentra sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla tutela rafforzata dei marchi dotati di reputazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva depositato il segno figurativo "GC GOOGLE CAR" per i prodotti della classe 12, descritti come "Vehicles and conveyances". Google LLC aveva proposto opposizione sulla base di 13 marchi anteriori dell'UE, tra cui il marchio denominativo GOOGLE, registrato per prodotti e servizi nelle classi 9, 35, 38 e 42. L'opposizione era fondata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001; l'Opposition Division aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rifiuto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione di un segno simile a un marchio anteriore rinomato quando il suo uso senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o recherebbe pregiudizio ad essi;
• l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, richiamato tra i motivi dell'opposizione, sebbene la decisione impugnata si fondi sostanzialmente sul paragrafo 5;
• l'articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento;
• gli articoli 14, paragrafo 3, e 29 del regolamento di procedura del Tribunale, menzionati per l'assegnazione della causa a giudice unico;
• l'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, per la condanna alle spese.

Le censure del ricorrente

Il ricorrente articolava un motivo unico, suddiviso in tre parti:

• errore nella comparazione visiva e concettuale dei segni, sostenendo che la somiglianza fosse al più bassa o molto bassa;
• errore nella valutazione dell'esistenza di un collegamento tra i marchi;
• errore nella valutazione del rischio di indebito vantaggio tratto dalla reputazione del marchio GOOGLE.

Valutazione del Tribunale sulla somiglianza tra i segni

Il Tribunale ricorda che la comparazione deve fondarsi sull'impressione d'insieme prodotta dai segni, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, e che un marchio composto può essere considerato simile a un altro se incorpora integralmente il marchio anteriore come elemento indipendente non trascurabile.

Quanto alla somiglianza visiva, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non aveva fondato l'analisi solo sull'elemento GOOGLE, ma aveva correttamente osservato che:

• l'elemento GC era dominante sotto il profilo visivo;
• il termine GOOGLE era integralmente incorporato nel segno richiesto;
• tale elemento non era trascurabile, essendo chiaramente leggibile e collocato in posizione centrale.

Sul piano concettuale, il Tribunale considera irrilevante l'eventuale assenza di un significato autonomo della parola GOOGLE, perché la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che il pubblico la associasse al motore di ricerca Google e che, in ogni caso, il segno GC fosse percepito come acronimo di "Google Car". L'aggiunta del termine descrittivo "car" non attenua il richiamo al marchio GOOGLE; al contrario, l'acronimo GC rafforza tale percezione.

Ne consegue che la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni presentano almeno una somiglianza media è confermata.

Collegamento tra i marchi presso il pubblico rilevante

Nel valutare l'esistenza di un collegamento, il Tribunale richiama il criterio globale fondato su tutti i fattori pertinenti: grado di somiglianza, natura dei prodotti e dei servizi, prossimità tra essi, pubblico di riferimento, notorietà e carattere distintivo del marchio anteriore.

La Corte osserva che:

• la notorietà del marchio GOOGLE non è contestata;
• il fatto che i prodotti richiesti siano veicoli e mezzi di trasporto, mentre il marchio anteriore copre altre classi, non esclude un collegamento, poiché non è richiesta una relazione diretta e immediata;
• anche un pubblico attento, acquistando veicoli recanti il segno richiesto, sarebbe portato a pensare a Google e a tecnologie o servizi riconducibili a tale impresa, in ragione dell'eccezionale fama del marchio GOOGLE;
• l'esistenza di un marchio separato WAYMO in ambito automobilistico non impedisce il collegamento, poiché il progetto di guida autonoma viene comunemente associato da stampa e pubblico a "Google car" o espressioni analoghe;
• la circostanza che il segno richiesto copra veicoli in generale non esclude il collegamento, perché la categoria comprende anche automobili, incluse quelle autonome.

Il Tribunale conferma quindi l'accertamento della commissione di ricorso circa la sussistenza di un collegamento tra i segni.

Indebito vantaggio e sfruttamento della reputazione

Quanto al rischio di indebito vantaggio, il Tribunale afferma che la valutazione deve essere globale e tiene conto, tra l'altro, della forza della reputazione del marchio anteriore, del grado di distintività e del livello di somiglianza tra i segni. Quanto più forte è la reputazione del marchio anteriore, tanto più agevole è riconoscere il rischio di free-riding.

Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva sottolineato che il segno richiesto contiene un riferimento evidente al marchio GOOGLE, la cui reputazione è estremamente forte. Il Tribunale ritiene che il rischio di sfruttamento parassitario sia manifesto, poiché il pubblico percepirebbe il marchio richiesto come un richiamo a Google e assocerebbe i veicoli a tecnologie, servizi o collaborazione dell'impresa rinomata.

La presenza del marchio WAYMO non elimina il rischio, perché l'esistenza di un ulteriore segno del titolare del marchio anteriore non impedisce al pubblico di collegare il segno richiesto al marchio GOOGLE né neutralizza l'effetto di attrazione derivante dalla sua notorietà.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché nessuna delle tre parti del motivo unico è accolta, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione EUIPO. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, in quanto parte soccombente, è condannato alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• l'incorporazione integrale di un marchio anteriore rinomato in un segno successivo può bastare a fondare la somiglianza richiesta dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001;
• per i marchi rinomati, la tutela opera anche quando i prodotti non siano simili, purché il pubblico stabilisca un collegamento tra i segni;
• la presenza di un marchio separato del titolare anteriore in un diverso settore non esclude, di per sé, il rischio di indebito vantaggio;
• la notorietà eccezionale del marchio anteriore rende più facile riconoscere il free-riding e giustifica il rifiuto di registrazione.