Tribunale, Sentenza T-338/21

Nullità del marchio UE denominativo "ECODOWN" per carattere descrittivo e assenza di distintività

La sentenza del Tribunale, Sesta Sezione, del 15 giugno 2022 riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio dell’Unione europea denominativo "ECODOWN". La controversia concerne prodotti della classe 22, in particolare materiali per imbottiture e fibre tessili grezze.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio "ECODOWN" era stato registrato nel 2003 su domanda presentata nel 2002. Nel 2017 il Verband der Deutschen Daunen- und Federnindustrie eV ha chiesto la dichiarazione di nullità del marchio sulla base dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), dello stesso regolamento. La divisione di annullamento ha accolto la domanda limitatamente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e la commissione di ricorso ha respinto l’impugnazione della titolare confermando la nullità per violazione delle lettere b) e c).

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risale al 28 giugno 2002, il diritto sostanziale applicabile è il regolamento (CE) n. 40/94, poi sostituito dal regolamento n. 207/2009 e infine dal regolamento 2017/1001. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001 e del regolamento di procedura del Tribunale.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha dedotto tre motivi:

• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per errata valutazione del carattere descrittivo;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), perché il segno avrebbe avuto carattere distintivo;
• violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, per mancato riconoscimento della distintività acquisita con l’uso.

Valutazione del carattere descrittivo

Il Tribunale ha ricordato che un segno è descrittivo se presenta con i prodotti o servizi un nesso sufficientemente concreto e diretto da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di tali prodotti o di una loro caratteristica. Ha quindi esaminato la definizione del pubblico di riferimento, ritenendo legittimo concentrare l’analisi sulla parte anglofona del pubblico situata in Irlanda e a Malta, perché l’esistenza dell’impedimento assoluto in una parte non trascurabile dell’Unione è sufficiente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

Quanto al segno, il Tribunale ha ritenuto corretto scomporlo negli elementi "eco" e "down" e valutarli sia separatamente sia nel loro insieme. Ha condiviso la lettura dell’EUIPO secondo cui "eco" rinvia a "ecologico" e "down" può significare piumaggio o materiale soffice da imbottitura; nel complesso, "ECODOWN" viene percepito come "piumino ecologico" o come indicazione di materiali di imbottitura ecologici. Tale espressione trasmette direttamente l’idea di prodotti con qualità ecologiche e, quindi, descrive le caratteristiche dei prodotti interessati.

Il Tribunale ha inoltre osservato che non rileva che il segno non sia effettivamente usato nel commercio da terzi in senso descrittivo: è sufficiente che possa esserlo. Neppure convincono gli argomenti sulla presunta necessità di complesse operazioni interpretative, perché il significato risultava immediato per il pubblico di riferimento considerato.

Assenza di carattere distintivo

Una volta confermato il carattere descrittivo del segno, il Tribunale ha ritenuto infondato anche il motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), richiamando il principio secondo cui un marchio descrittivo è, per definizione, privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi interessati, salvo il caso della distintività acquisita in seguito all’uso.

Distintività acquisita in seguito all’uso

Sul terzo motivo il Tribunale ha ribadito che, per un marchio dell’Unione, la prova dell’acquisizione di distintività deve riguardare la parte dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di carattere distintivo; tale parte può coincidere anche con un solo Stato membro. Nel caso concreto, la commissione di ricorso aveva correttamente considerato il pubblico anglofono di Irlanda e Malta.

Il Tribunale ha esaminato gli elementi probatori prodotti dalla ricorrente — dichiarazioni di clienti, etichette, materiale fieristico, articoli online, cataloghi, brochure, fatture e certificati di registrazione — e ha confermato che non dimostravano un uso sufficientemente rilevante del marchio nel territorio pertinente. Molti documenti riguardavano altri marchi, in particolare "Thermore", oppure territori estranei al perimetro rilevante; mancavano inoltre indagini di mercato, dati di quota di mercato e dichiarazioni di associazioni professionali riferite a Irlanda e Malta. Di conseguenza, non era provato che una frazione significativa del pubblico di riferimento identificasse il prodotto come proveniente da una impresa determinata.

Spese e dispositivo

Il Tribunale ha anche precisato che sono ripetibili soltanto le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non quelle relative ad altri stadi amministrativi dinanzi all’EUIPO. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• un segno è descrittivo se il pubblico lo percepisce immediatamente come indicazione di una caratteristica del prodotto;
• per escludere la registrazione basta che l’impedimento assoluto sussista in una parte non trascurabile dell’Unione;
• un marchio descrittivo è normalmente anche privo di carattere distintivo;
• la distintività acquisita deve essere provata nella parte pertinente dell’Unione, con elementi idonei a dimostrare l’effettiva percezione del segno come indicatore di origine imprenditoriale.