Corte di giustizia, Sentenza C-148/17

Marchi UE: accertamento a posteriori della decadenza del marchio nazionale anteriore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra due società omonime, Peek & Cloppenburg KG di Amburgo e di Düsseldorf, sulla sorte di marchi nazionali tedeschi PUC e sui relativi effetti della rivendicazione di preesistenza a favore di un marchio dell’Unione europea. La Corte si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE e dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento principale

La P & C Düsseldorf era titolare di marchi tedeschi anteriori, mentre la P & C Hamburg era titolare di un marchio UE PUC che beneficiava, per la Germania, della preesistenza di marchi tedeschi PUC. Dopo un’azione di cancellazione per decadenza, la P & C Hamburg aveva rinunciato ai marchi nazionali e questi erano stati cancellati. Successivamente, la P & C Düsseldorf aveva chiesto che non potesse più essere invocata la preesistenza, sostenendo che i marchi nazionali, al momento della rinuncia, sarebbero stati comunque cancellabili per decadenza o, in subordine, per altri diritti anteriori.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto:

• se sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2008/95 esigere che le condizioni di nullità o decadenza del marchio nazionale anteriore sussistano non solo al momento della rinuncia o estinzione, ma anche al momento della pronuncia giudiziale;
• se, una volta rivendicata la preesistenza ex articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio nazionale continui a esistere e possa quindi essere usato dopo la cancellazione per preservare i diritti del titolare.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

• la direttiva 2008/95/CE, considerando 5, articoli 1, 12 e 14;
• il regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 34 e 35;
• la direttiva (UE) 2015/2436, articolo 6, richiamata come elemento confermativo dell’interpretazione;
• la normativa tedesca, in particolare gli articoli 49 e 125c del Markengesetz.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 consente al titolare di un marchio nazionale anteriore di rivendicarne la preesistenza per il marchio UE; l’unico effetto di tale rivendicazione, ai sensi del paragrafo 2, è che il titolare continua a beneficiare, nello Stato membro interessato, degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore fosse rimasto registrato.

L’articolo 14 della direttiva 2008/95 consente invece di constatare a posteriori la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore rinunciato o estinto. Secondo la Corte, la verifica richiesta da tale norma è necessariamente retrospettiva: serve a stabilire se, alla data della rinuncia o estinzione, il marchio potesse già essere dichiarato nullo o decaduto. Non è quindi conforme al testo e alla finalità della disposizione pretendere che i requisiti sussistano anche al momento della decisione giudiziale successiva.

La Corte esclude inoltre che gli atti di uso del segno dopo la rinuncia possano avere un effetto di sanatoria. Un marchio cancellato non esiste più ai fini della direttiva 2008/95; l’uso rilevante per evitare la decadenza è quello considerato fino alla domanda di decadenza, non quello successivo alla rinuncia. La rivendicazione di preesistenza non mantiene in vita il marchio nazionale, ma opera come fictio per conservare la tutela del marchio UE nel territorio interessato. La direttiva 2015/2436 conferma questa lettura prevedendo espressamente che la verifica a posteriori dipende solo dalla possibilità di dichiarare la nullità o decadenza al momento della rinuncia o estinzione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 14 della direttiva 2008/95, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, osta a una normativa nazionale che consenta l’accertamento a posteriori della nullità o decadenza del marchio nazionale anteriore solo se i relativi presupposti sussistevano sia al momento della rinuncia o estinzione sia al momento della decisione giudiziale. Il parametro corretto è la sola data della rinuncia o estinzione del marchio nazionale.

Principio affermato

La rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore per un marchio UE non impedisce di accertare a posteriori che quel marchio nazionale, già al momento della rinuncia o estinzione, era nullo o decaduto; gli usi successivi alla cancellazione non possono conservarne i diritti, perché il marchio nazionale non sopravvive alla cancellazione, ma la sua preesistenza opera solo a beneficio del marchio dell’Unione europea.