Corte di giustizia, Sentenza C-24/16

Disegno o modello comunitario: competenza, citazione e legge applicabile

La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf, riguarda una controversia tra Nintendo Co. Ltd e due società del gruppo BigBen in materia di contraffazione di disegni e modelli comunitari registrati, con profili di competenza internazionale, limiti dei diritti esclusivi e conflitto di leggi.

Fatti e procedimento principale

Nintendo, titolare di diversi disegni e modelli comunitari relativi ad accessori della console Wii, ha agito contro BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA, contestando la commercializzazione di accessori compatibili e l’uso, a fini pubblicitari, di immagini corrispondenti ai propri prodotti protetti. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la contraffazione, ha emesso un divieto di prosecuzione e ha accolto anche domande accessorie, tra cui informazioni, risarcimento, distruzione, richiamo, pubblicazione della sentenza e spese, con diversa delimitazione territoriale a seconda delle convenute. Le parti hanno impugnato la decisione e il giudice del rinvio ha sollevato tre questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte interpreta soprattutto:

• il regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, in particolare gli articoli 19, 20, 79, 81, 82, 83, 88 e 89;
• il regolamento (CE) n. 44/2001, in particolare l’articolo 6, punto 1;
• il regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II), in particolare gli articoli 4, 8 e 15. Richiama inoltre i considerando 6, 7, 22, 29, 30 e 31 del regolamento n. 6/2002 e i considerando 6, 7, 13, 14, 16 e 19 del regolamento Roma II.

Prima questione: competenza e portata territoriale delle misure

La Corte ricorda che, per le azioni di contraffazione di disegni o modelli comunitari, le regole di competenza dell’articolo 82 del regolamento n. 6/2002 sono speciali rispetto a quelle del regolamento n. 44/2001. Tuttavia, l’articolo 79, paragrafo 1, mantiene applicabile il regolamento n. 44/2001 per le questioni non disciplinate dal regolamento n. 6/2002, e l’articolo 6, punto 1, consente il cumulo di convenuti quando le domande sono strettamente connesse.

La Corte afferma che, quando il secondo convenuto, domiciliato in un altro Stato membro, fabbrica e fornisce al primo convenuto i prodotti contestati, il giudice adito può pronunciarsi nei suoi confronti anche per condotte diverse da quelle strettamente collegate alla catena di fornitura, purché la connessione tra le domande sia tale da giustificare una decisione unica. In tale ipotesi, le misure ex articoli 88 e 89 del regolamento n. 6/2002 possono avere portata estesa all’intera Unione, in linea con il carattere unitario del disegno o modello comunitario e con l’obiettivo di protezione effettiva su tutto il territorio dell’Unione.

Seconda questione: nozione di "citazione" ex articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

La Corte interpreta autonomamente la nozione di "citazione", dato che il regolamento n. 6/2002 non rinvia al diritto nazionale. Esclude una lettura meramente letterale e, in coerenza con la finalità del regolamento, valorizza una lettura che consenta di non ostacolare l’innovazione e la commercializzazione lecita di prodotti compatibili con prodotti protetti.

Secondo la Corte, un terzo che commercializza lecitamente accessori destinati a essere utilizzati con prodotti corrispondenti a un disegno o modello comunitario può riprodurre immagini di tali prodotti per spiegare o dimostrare l’uso congiunto. Tale uso integra un atto di riproduzione a fini di "citazione" ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c).

La limitazione è però soggetta a tre condizioni cumulative:

• compatibilità con la corretta prassi commerciale;
• assenza di ingiusto pregiudizio al normale utilizzo del disegno o modello;
• indicazione della fonte. La Corte precisa che la correttezza commerciale va valutata tenendo conto delle circostanze concrete e della presentazione complessiva del prodotto, e che l’indicazione della fonte deve consentire al consumatore medio di individuare facilmente l’origine commerciale del prodotto raffigurato.

Terza questione: legge applicabile ex Roma II

Per l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, la Corte afferma che il "paese in cui è stata commessa la violazione" è il paese del luogo in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al danno, ossia il luogo dell’atto di contraffazione. La regola va interpretata in modo autonomo e distinto dalla lex loci damni dell’articolo 4, paragrafo 1.

Quando allo stesso convenuto sono contestati più atti di contraffazione compiuti in Stati membri diversi, non occorre riferirsi a ciascun singolo atto: bisogna invece valutare complessivamente la condotta per individuare il luogo dell’atto iniziale da cui derivano gli ulteriori atti. Nel caso di offerta di vendita tramite sito Internet, il luogo rilevante è quello di avvio della pubblicazione dell’offerta online; nel caso di trasporto di prodotti contraffatti, occorre sempre risalire alla condotta iniziale del convenuto.

Esito sulla partecipazione alla violazione

La Corte dichiara irricevibile il quesito relativo all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento Roma II agli atti di partecipazione alla violazione, perché il giudice del rinvio non ha esposto motivi sufficienti per consentire una risposta utile.

Dispositivo

La Corte risponde quindi che:

• il tribunale adito può emettere misure contro il convenuto estero con portata estesa all’intera Unione, nei limiti della connessione ex articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001;
• l’uso di immagini di prodotti protetti per illustrare l’impiego congiunto con accessori leciti può costituire "citazione" autorizzata, se ricorrono le condizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c);
• la legge applicabile ex articolo 8, paragrafo 2, Roma II è quella del paese del fatto generatore, da individuare in modo complessivo rispetto alla condotta del convenuto.