Tribunale, Sentenza T-375/24

Nullità del marchio UE "Powerball" per mala fede

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea, Sezione settima, decide sul ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da European Lotto and Betting ltd. avverso la decisione della prima Camera di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato in larga parte la nullità del marchio UE denominativo "Powerball". La controversia riguarda il motivo assoluto di invalidità per mala fede nel deposito, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato depositato il 7 maggio 2014 da Tobias Roth, poi trasferito a società del gruppo Lottoland e infine alla ricorrente. L’interveniente, Multi-State Lottery Association, titolare e operatore della lotteria statunitense Powerball, aveva chiesto nel 2021 la dichiarazione di nullità del marchio per i servizi delle classi 35, 41 e 42 della classificazione di Nizza.

La Divisione di annullamento aveva accolto integralmente la domanda; la Camera di ricorso aveva poi annullato la decisione solo per i servizi scientifici della classe 42, ma l’aveva confermata per gli altri servizi, ritenendo che il deposito fosse avvenuto in mala fede.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 7 maggio 2014, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le regole processuali applicabili sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Per il profilo sostanziale, i richiami all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 devono essere letti come riferiti all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, di identico contenuto.

Nozione di mala fede nel diritto dei marchi UE

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la mala fede non è definita nel regolamento, ma va interpretata secondo il significato comune, il contesto e le finalità del diritto dei marchi. Essa implica un’intenzione disonesta o un movente illecito, da accertare oggettivamente mediante una valutazione complessiva delle circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito.

Tra gli indici rilevanti, la giurisprudenza ricorda in particolare:

• la conoscenza o conoscibilità, da parte del depositante, dell’uso di un segno identico o simile da parte di terzi;
• l’intenzione di impedire a tali terzi di continuare a usare quel segno;
• il livello di tutela giuridica del segno del terzo e del segno richiesto.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la prova della mala fede incombe al richiedente la nullità, restando presunta la buona fede del titolare fino a prova contraria.

Valutazione concreta degli indizi di mala fede

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene decisivi diversi elementi convergenti. È pacifico che la lotteria Powerball fosse operativa negli Stati Uniti dal 1992 e che il modello di business del gruppo Lottoland consistesse proprio nel richiamare lotterie internazionali, consentendo agli utenti dell’Unione di scommettere sui relativi esiti.

È altresì pacifico che Tobias Roth abbia agito come prestanome del gruppo Lottoland. Dalla documentazione emerge che, al momento del deposito e poco prima o dopo, il gruppo usava il segno "Powerball" sui propri siti web in slogan come:

• "Play PowerBall Lotto Online";
• "Play America’s No1 Lottos online … and PowerBall are now at Lottoland";
• "Win the US PowerBall".

Secondo il Tribunale, ciò dimostra che il segno era impiegato per richiamare la lotteria statunitense e non per indicare l’origine commerciale dei servizi del gruppo. Tale uso permane rilevante anche se i riferimenti fossero o meno fuorvianti, poiché in ogni caso l’uso commerciale mostrato dalla documentazione non era coerente con la funzione essenziale del marchio.

Un ulteriore elemento è la coincidenza temporale tra il deposito del marchio contestato e la presentazione, lo stesso giorno, di domande di revoca per non uso di marchi anteriori dell’interveniente. La Camera di ricorso ha ritenuto che il deposito fosse funzionale a impedire ai concorrenti di richiamare la lotteria Powerball o a costringerli a ottenere una licenza.

Il Tribunale accoglie questa lettura: il deposito non mirava a promuovere una concorrenza leale, bensì a ostacolare i concorrenti del gruppo Lottoland e a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione del marchio. Di conseguenza, la registrazione non contribuiva al sistema di concorrenza non falsata perseguito dal diritto UE dei marchi.

Argomenti respinti e irrilevanza di ulteriori indizi

La ricorrente aveva contestato anche il rilievo dato dalla Camera di ricorso ad altri elementi del comportamento del gruppo Lottoland, come precedenti dispute su nomi di dominio, sanzioni o opposizioni commerciali in altri Paesi. Il Tribunale osserva tuttavia che tali profili non sono decisivi, perché la mala fede risulta già dimostrata dagli elementi esaminati. Analogamente, il motivo di arbitrarietà fondato sul diverso esito relativo ai servizi scientifici della classe 42 è dichiarato non sufficientemente sviluppato e quindi respinto.

Decisione e principio affermato

Il Tribunale conclude che Tobias Roth, e per esso il gruppo Lottoland, ha agito in mala fede al momento del deposito del marchio "Powerball". Conferma quindi la nullità del marchio per tutti i servizi delle classi 35, 41 e 42 oggetto della controversia, ad eccezione dei servizi scientifici della classe 42 già esclusi dalla Camera di ricorso, e respinge integralmente il ricorso.

Spese

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, è condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente.