Tribunale, Sentenza T-351/24

Marchio UE denominativo DEVIN e procedimento di nullità

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Devin EAD avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità del marchio UE denominativo DEVIN. La controversia concerne prodotti della classe 32, in particolare bevande non alcoliche e acque, e si innesta su una lunga sequenza procedimentale con precedenti decisioni amministrative e sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia.

Fatti e svolgimento del procedimento

La domanda di nullità era stata presentata dalla Haskovo Chamber of Commerce and Industry nel 2014 nei confronti del marchio registrato nel 2011 e depositato nel 2010. La Divisione di annullamento aveva dichiarato nullo il marchio sulla base dell’articolo 52(1)(a) del regolamento n. 207/2009 in combinato con l’articolo 7(1)(c), ritenendo il segno descrittivo dell’origine geografica dei beni per il pubblico bulgaro e di parte del pubblico dei Paesi vicini.

La prima decisione della commissione di ricorso era stata annullata dal Tribunale nella causa T-122/17, perché la commissione aveva erroneamente ritenuto che il marchio fosse descrittivo anche per il consumatore medio in Grecia, Romania e negli altri Stati membri, tranne la Bulgaria. In seguito, dopo un nuovo passaggio davanti al Tribunale nella causa T-526/20, la causa era tornata alla quarta commissione di ricorso, che ha poi adottato la decisione impugnata.

Decisione impugnata dell’EUIPO

Nella decisione del 7 maggio 2024, la commissione di ricorso ha:

• confermato la validità del marchio per "mineral water" e "seltzer mineral water";
• dichiarato nullo il marchio per gli altri prodotti della classe 32;
• escluso che ricorressero i motivi di nullità legati all’ordine pubblico e alla decettività, già rigettati in sede amministrativa;
• ritenuto che il marchio fosse descrittivo al momento del deposito per tutti i prodotti diversi dalle due categorie di acque sopra indicate;
• riconosciuto che il carattere distintivo acquisito tramite uso era stato provato solo per "mineral water" e "seltzer mineral water".

Normativa rilevante

Il Tribunale ha precisato che, poiché la domanda di registrazione risale al 29 settembre 2010, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009. Sul piano procedurale, invece, si applica il regolamento n. 2017/1001; per la fase amministrativa dinanzi alla commissione di ricorso restano rilevanti anche le norme del regolamento n. 2868/95, in quanto il ricorso amministrativo era stato proposto prima dell’entrata in vigore delle norme del regolamento delegato n. 2018/625.

Ammissibilità delle nuove prove prodotte in giudizio

Devin EAD aveva prodotto in allegato al ricorso nuovi documenti sul volume di vendite, su indagini di mercato e su rapporti di settore per sostenere che il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite uso anche per altri prodotti della classe 32. Il Tribunale ha dichiarato tali documenti irricevibili perché prodotti per la prima volta dinanzi al giudice dell’Unione e perché non diretti a contestare un fatto notorio o una valutazione introdotta d’ufficio dalla commissione di ricorso.

Il Tribunale ha ribadito che le parti non possono mutare l’oggetto della controversia rispetto a quello definito nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 188 del regolamento di procedura.

Primo motivo: carattere descrittivo anche per "spring water"

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse esaminato d’ufficio il carattere descrittivo del segno per "spring water", oltre i limiti delle allegazioni della parte che aveva chiesto la nullità. Il Tribunale ha ricondotto la censura all’articolo 95 del regolamento n. 2017/1001, secondo cui l’EUIPO esamina d’ufficio i fatti, ma nei procedimenti di nullità limita l’esame ai motivi e agli argomenti dedotti dalle parti.

Secondo il Tribunale, l’istante in nullità aveva sostenuto che il segno DEVIN sarebbe stato percepito dal pubblico rilevante come nome geografico riferibile a tutti i prodotti designati, compresa la classe 32 nel suo complesso. Di conseguenza, la commissione di ricorso non era uscita dal perimetro del contraddittorio nel considerare descrittivo il segno anche per "spring water". Il primo motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: carattere distintivo acquisito tramite uso solo per alcune merci

La ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse ritenuto che essa avesse invocato il carattere distintivo acquisito tramite uso solo per "mineral water" e "seltzer mineral water". Il Tribunale ha ricordato che l’onere della prova del carattere distintivo acquisito tramite uso grava sul titolare del marchio, che deve fornire elementi specifici e circostanziati.

Dall’esame degli atti amministrativi è emerso che la ricorrente aveva effettivamente formulato le proprie allegazioni in modo mirato soprattutto rispetto alle acque minerali; affermazioni generiche sulla notorietà del marchio in Bulgaria non bastavano a dimostrare una richiesta estesa a tutti i prodotti. Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto che la commissione di ricorso limitasse l’esame ai soli prodotti per cui la prova era stata effettivamente dedotta. Le argomentazioni basate su precedenti decisioni amministrative o giudiziarie non hanno modificato tale conclusione, anche perché la prima decisione della commissione di ricorso era stata annullata e non poteva più produrre effetti.

Terzo motivo: diritto di difesa e principio di economia processuale

Quanto al preteso difetto di contraddittorio dopo la sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2022, il giudice ha richiamato l’articolo 94(1) del regolamento n. 2017/1001 e la giurisprudenza secondo cui non è necessario riaprire necessariamente il contraddittorio quando le parti hanno già avuto modo di esprimersi ampiamente nel procedimento amministrativo precedente. Nel caso di specie, la ricorrente aveva già potuto presentare osservazioni sulla questione del carattere distintivo acquisito tramite uso.

Anche il richiamo al principio di economia processuale è stato respinto: la giurisprudenza citata dalla ricorrente riguardava situazioni diverse, in particolare le domande riconvenzionali, e non era applicabile al caso di specie. Non vi è quindi stata violazione del diritto di difesa né del principio di economia processuale.

Quarto motivo: uguaglianza, certezza del diritto e legittimo affidamento

La ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento, sostenendo che la stessa prova sarebbe stata valutata in modo diverso per le varie merci della classe 32. Il Tribunale ha dichiarato la censura inammissibile perché non sufficientemente sviluppata nel ricorso: mancavano indicazioni precise sugli elementi di prova e sulla comparabilità delle situazioni, così da consentire al giudice di esercitare il controllo e all’EUIPO di difendersi adeguatamente.

Quanto alla violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento, il Tribunale ha osservato che il passaggio della decisione della commissione di ricorso richiamato dalla ricorrente non conteneva alcuna assicurazione precisa, incondizionata e concordante sulla conservazione del marchio per tutti i prodotti della classe 32. Non ricorrevano quindi i presupposti per invocare il legittimo affidamento.

Dispositivo e principi ricavabili

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Devin EAD alle spese sostenute dall’interveniente Haskovo Chamber of Commerce and Industry, ponendo invece le spese di EUIPO a carico della stessa EUIPO, poiché l’Ufficio aveva chiesto la condanna della ricorrente solo in caso di udienza, che non si è svolta.

La pronuncia ribadisce che, nei procedimenti di nullità di marchio UE:

• il titolare deve allegare e provare in modo specifico il carattere distintivo acquisito tramite uso;
• tale prova può salvare la registrazione solo per i prodotti effettivamente coperti dalla dimostrazione;
• l’EUIPO, dopo un annullamento giudiziale, non è necessariamente tenuto a riaprire il contraddittorio se le parti hanno già potuto esprimersi sui punti rilevanti;
• nuove prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono in linea di principio irricevibili quando mirano a mutare il quadro fattuale del procedimento amministrativo.