Tribunale, Sentenza T-275/21

Marchio figurativo a motivo scacchiera e nullità per difetto di distintività acquisita

Il Tribunale dell’Unione europea, sezione decima, ha esaminato il ricorso proposto da Louis Vuitton Malletier avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’impugnazione contro la declaratoria di nullità di un marchio internazionale designante l’Unione europea, costituito da un motivo figurativo a scacchiera. La controversia riguardava esclusivamente la questione se il segno, originariamente privo di carattere distintivo, avesse acquisito capacità distintiva per effetto dell’uso ai sensi della normativa sui marchi dell’Unione.

Fatti e procedimento

Nel 2015 un terzo aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità degli effetti nell’Unione della registrazione internazionale n. 986207, ottenuta da Louis Vuitton nel 2008 per prodotti di classe 18. La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda e la Commissione di ricorso aveva confermato la nullità, ritenendo il marchio privo di carattere distintivo originario e non provata la distintività acquisita attraverso l’uso.

Louis Vuitton aveva già proposto un primo ricorso dinanzi al Tribunale, che con sentenza del 10 giugno 2020 aveva annullato la precedente decisione della Commissione di ricorso per mancata valutazione complessiva di tutte le prove. Riassunta la causa davanti alla Quinta Commissione di ricorso, questa aveva nuovamente respinto il ricorso amministrativo. Da qui il nuovo ricorso ex articolo 263 TFUE, limitato alla contestazione dell’assenza di distintività acquisita.

Normativa rilevante

Il Tribunale ha chiarito che, poiché la registrazione internazionale risaliva al 4 novembre 2008 con priorità al 27 maggio 2008, la disciplina applicabile ratione temporis era il regolamento n. 40/94, in particolare:

• articolo 7(3), sulla registrabilità di un segno divenuto distintivo in conseguenza dell’uso;
• articolo 51(2), sulla non declarabilità della nullità quando il marchio abbia acquisito distintività dopo la registrazione;
• articolo 7(1)(b), relativo ai segni privi di carattere distintivo. Le disposizioni corrispondenti del regolamento 2017/1001 sono state richiamate solo come equivalenti di contenuto. Sono inoltre stati evocati i principi di aduzione libera e valutazione libera della prova, nonché gli articoli 47 e 41 della Carta.

Regole giuridiche applicate

Il Tribunale ha ricordato che la distintività acquisita richiede che una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi i prodotti come provenienti da una specifica impresa grazie al segno. L’onere della prova grava sul titolare del marchio.

Per i marchi inizialmente privi di distintività in tutti gli Stati membri, la prova deve dimostrare l’acquisizione della distintività nell’intero territorio dell’Unione, anche se non è necessario produrre una prova distinta per ciascuno Stato membro. La prova può essere globale, per gruppi di Stati o per aree geografiche, ma deve comunque coprire tutta l’Unione. Il Tribunale ha anche ribadito che il valore probatorio degli elementi va apprezzato secondo credibilità, origine e contesto di formazione.

Esame del metodo seguito dalla Commissione di ricorso

Louis Vuitton sosteneva che la Commissione di ricorso si fosse limitata a una valutazione parziale, concentrandosi sui soli Stati membri privi di negozi della società. Il Tribunale ha invece rilevato che, dopo il rinvio derivante dalla prima sentenza, la Commissione aveva esaminato tutti gli elementi prodotti e aveva proceduto a un’apprezzamento complessivo per ciascuno degli Stati membri interessati. Per questo motivo, la censura relativa al metodo di esame è stata respinta.

Valutazione delle varie categorie di prove

Il Tribunale ha poi esaminato in dettaglio le principali categorie di prova.

Valore del marchio, notorietà e quote di mercato

Le classifiche di valore dei marchi e i dati di mercato relativi al settore delle borse e dei bagagli sono stati ritenuti pertinenti come contesto, ma non decisivi, perché non riferiti specificamente al marchio contestato. Il Tribunale ha tuttavia osservato che l’errore dell’EUIPO nel ricondurre tali elementi al solo mercato del lusso ne aveva indebitamente ridotto la rilevanza. Resta però il fatto che essi non identificavano in modo diretto il segno oggetto di causa.

Documenti storici interni e articoli di rivista

Un documento interno dell’azienda e alcuni estratti di riviste sulla storia del motivo non dimostravano, da soli, la percezione del pubblico. Il Tribunale ha condiviso il giudizio di irrilevanza di tali elementi, in quanto non provavano la percezione del segno come marchio da parte del pubblico di riferimento.

Fatture di vendita

Le fatture dimostravano vendite in quantitativi ridotti verso residenti negli Stati membri interessati. Il Tribunale ha riconosciuto che il numero limitato poteva dipendere anche dall’assenza di negozi in quei Paesi e che, per un marchio di lusso, il volume di vendite non è necessariamente l’indicatore più significativo. Tuttavia, tali fatture non bastavano da sole a provare la distintività acquisita, potendo solo contribuire alla valutazione complessiva.

Cataloghi, campagne pubblicitarie e copertura mediatica

Le campagne e i cataloghi prodotti risultavano, in larga parte, diretti ad altri Stati membri e non agli Stati baltici o balcanici esaminati. Il Tribunale ha ritenuto che l’assenza di prova della diffusione in tali Paesi o della loro effettiva consultazione da parte del pubblico di riferimento impedisse di attribuire a tali elementi rilevanza decisiva per Estonia, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia.

Distribuzione di riviste nel mercato estone

Le dichiarazioni degli editori di riviste di moda mostravano che in Estonia erano state distribuite, tra il 2008 e il 2010, copie non trascurabili di riviste contenenti pubblicità del marchio. Il Tribunale ha ritenuto questo elemento utile, soprattutto per l’Estonia, perché provava una certa esposizione del pubblico locale alle campagne promozionali.

Uso del marchio su internet

Il Tribunale ha precisato che, nell’era dell’e-commerce, l’uso online può essere molto rilevante, ma solo se si dimostra che i siti o i contenuti hanno effettivamente raggiunto una parte significativa del pubblico dei Paesi interessati. Nel caso concreto, alcune prove erano territorialmente pertinenti per la Slovacchia, ma mancavano dati sull’intensità di visita o interazione; altre erano irrilevanti perché riferite ad altri Paesi o troppo generiche. Anche i dati sui social media e sui risultati di ricerca non erano sufficientemente specifici per gli Stati membri interessati, salvo un valore indiziario limitato.

Dichiarazioni di esperti

Le dichiarazioni di esperti indipendenti hanno avuto un ruolo centrale. Il Tribunale ha attribuito pieno valore probatorio alle attestazioni provenienti da soggetti indipendenti estoni, che affermavano in modo chiaro e coerente che il pubblico estone avrebbe percepito il motivo come marchio e lo avrebbe associato a Louis Vuitton. Tali dichiarazioni sono state qualificate come prova diretta della distintività acquisita in Estonia.

Sondaggi demoscopici

I sondaggi IPSOS riguardavano la percezione del marchio in altri Stati membri, tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, Ungheria, Polonia, Romania, Svezia e Paesi Bassi. Il Tribunale ha confermato la loro irrilevanza per gli Stati membri oggetto del contenzioso, in assenza di elementi che ne estendessero la portata a tali territori.

Procedimenti per contraffazione e sequestri

Le prove tratte da procedimenti civili e penali per contraffazione sono state considerate astrattamente pertinenti, ma nella specie non sufficiente mente specifiche. Mancavano dati concreti sul volume, sulla frequenza e sulla diffusione territoriale dei sequestri nei Paesi rilevanti. Anche le immagini di prodotti falsi rinvenuti su vari siti web non consentivano di dedurre una percezione significativa del segno nei mercati interessati.

Valutazione complessiva per Estonia

Sulla base dell’insieme degli elementi, il Tribunale ha ritenuto che solo per l’Estonia fosse raggiunta la soglia probatoria richiesta. Le dichiarazioni degli esperti estoni, corroborate dalla distribuzione di riviste di moda, dai dati di mercato e dalle vendite, erano sufficienti a dimostrare che una parte significativa del pubblico estone riconosceva il motivo come marchio e lo collegava a Louis Vuitton.

Il Tribunale ha sottolineato che il fatto che altri elementi non facessero riferimento all’Estonia non poteva neutralizzare le prove specificamente pertinenti per quel Paese, e che il titolare del marchio non è obbligato a presentare lo stesso tipo di prova per ogni Stato membro.

Valutazione complessiva per Bulgaria, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Slovenia

Per gli altri Stati membri interessati il Tribunale ha invece condiviso la conclusione dell’EUIPO. Le prove che menzionavano tali Paesi erano insufficienti quanto all’intensità dell’uso e all’esposizione del pubblico. Le prove non specificamente territorializzate, inoltre, non fornivano informazioni concrete sulla percezione del marchio in quei mercati. Né gli argomenti basati sulla vicinanza geografica e culturale, né quelli relativi alla circolazione dei prodotti contraffatti, erano stati adeguatamente provati.

Decisione finale e dispositivo

Poiché la distinta acquisizione della capacità distintiva era stata dimostrata solo per l’Estonia e non per l’intero territorio dell’Unione, il Tribunale ha respinto il motivo unico di ricorso e, di conseguenza, l’intero ricorso. Louis Vuitton è stata condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la distintività acquisita attraverso l’uso deve essere provata in relazione al territorio dell’Unione in cui il segno era originariamente privo di distintività;
• non occorre una prova separata per ciascuno Stato membro, ma la prova deve comunque coprire l’intera Unione;
• elementi come notorietà del brand, quote di mercato, pubblicità, uso online, sondaggi e procedimenti per contraffazione sono rilevanti solo se specifici, credibili e territorialmente pertinenti;
• le dichiarazioni di esperti indipendenti possono costituire prova diretta particolarmente forte se chiare e affidabili;
• la prova relativa a un solo Stato membro non basta, di per sé, a salvare il marchio dalla nullità quando manca la copertura dell’intero territorio dell’Unione.