Tribunale, Sentenza T-663/24

Revoca del marchio UE MOSTOSTAL per mancato uso effettivo

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 8 ottobre 2024, resa in un procedimento di decadenza per non uso del marchio verbale UE MOSTOSTAL. La controversia riguarda la portata della prova dell’uso effettivo e la nozione di giustifici motivi del non uso ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Fatti e procedimento

Mostostal S.A. era titolare del marchio UE MOSTOSTAL, registrato nel 2011 per numerose classi di prodotti e servizi. L’interveniente, Mostostal Siedlce sp. z o.o., aveva chiesto la revoca del marchio per una parte dei prodotti e servizi, sostenendo che il segno non fosse stato oggetto di uso effettivo. La divisione di cancellazione aveva accolto integralmente la domanda di revoca; la commissione di ricorso aveva poi confermato la decisione, rilevando che il marchio non era stato usato outward, ma solo come denominazione societaria, e che non sussistevano motivi idonei a giustificare il non uso.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di revoca è stata presentata il 24 maggio 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali si applica il regolamento n. 2017/1001. Sono richiamati, in particolare, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione, gli articoli 72 e 95 del regolamento n. 2017/1001, l’articolo 114, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la regola 22 del regolamento n. 2868/95 e l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Primo motivo: asserito difetto di motivazione

La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso avesse considerato solo una parte del materiale probatorio e non avesse spiegato perché altri elementi, richiamati anche da procedimenti paralleli davanti all’EUIPO, non fossero stati ritenuti pertinenti. Il Tribunale respinge il motivo, richiamando il principio secondo cui l’obbligo di motivazione non impone di esaminare puntualmente ogni argomento o ogni singolo documento, ma solo gli elementi decisivi per la soluzione della controversia.

Il Tribunale osserva inoltre che alcuni allegati prodotti per la prima volta dinanzi ad esso erano irricevibili, poiché il controllo di legittimità deve svolgersi sul medesimo quadro fattuale e giuridico esaminato dalla commissione di ricorso. In particolare, le parti del materiale probatorio non già presenti nel fascicolo amministrativo non possono essere utilizzate per contestare la motivazione della decisione impugnata.

Secondo motivo: mancato uso effettivo del marchio

Sul merito, il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un uso pubblico e outward del segno, idoneo a garantire l’origine commerciale dei prodotti o servizi e a creare o preservare uno sbocco di mercato. La prova deve essere concreta, oggettiva e riferita al luogo, al tempo, alla natura e all’estensione dell’uso; non bastano presunzioni o affermazioni generiche.

Periodo e territorio rilevanti

Il periodo rilevante va dal 24 maggio 2012 al 23 maggio 2017 e il territorio preso in considerazione è la Polonia. Il Tribunale conferma che documenti storici anteriori al periodo rilevante possono essere considerati solo se contengono indicazioni utili sull’uso durante il periodo stesso; nel caso di specie, invece, i documenti relativi agli anni 1996, 2003 e 2007 sono stati ritenuti irrilevanti ai fini della prova dell’uso effettivo del marchio registrato nel 2011.

Natura dell’uso: uso interno e non outward

Le prove ritenute pertinenti consistevano essenzialmente in fatture, contratti di servizi di gestione e alcuni documenti societari. Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso secondo cui la maggior parte delle fatture era indirizzata a società del gruppo della ricorrente; i servizi erano svolti all’interno del gruppo e non risultava che fossero offerti a clienti esterni o sul mercato. La presenza del segno MOSTOSTAL sulle fatture e su taluni documenti, in quanto denominazione sociale o segno distintivo societario, non dimostrava di per sé l’uso del marchio come indicatore dell’origine commerciale dei servizi.

Il Tribunale sottolinea che, per poter qualificare l’uso del segno da parte di società collegate come uso del marchio del titolare, occorre comunque provare che tali società utilizzino il segno pubblicamente e outward per offrire i servizi sul mercato, prova che nel caso concreto non è stata fornita.

Estensione dell’uso

Anche ammettendo un uso esterno, il numero ridotto di fatture non consentiva di dimostrare un livello di uso sufficiente a creare o conservare uno sbocco commerciale. Inoltre, gli importi fatturati erano oscurati, impedendo di valutare il volume economico dell’attività e quindi la reale consistenza commerciale dell’uso del marchio.

Uso del segno come denominazione sociale

Il Tribunale accetta che un segno utilizzato come ragione sociale o denominazione commerciale possa, in linea di principio, costituire uso come marchio, ma solo se i servizi o prodotti sono effettivamente identificati e offerti sul mercato sotto quel segno. Nel caso di specie, le fatture con il termine MOSTOSTAL in alto non mostravano che il segno designasse l’origine dei servizi; al contrario, facevano apparire il termine come semplice nome della società.

Giustifici motivi del non uso

La ricorrente sosteneva che le controversie pendenti, i rischi di responsabilità e l’incertezza sui suoi diritti le avessero impedito di usare il marchio, rendendo l’uso impossibile o irragionevole. Il Tribunale respinge anche questo motivo.

Richiama la giurisprudenza secondo cui i giustifici motivi devono consistere in ostacoli indipendenti dalla volontà del titolare, con un nesso diretto e sufficientemente stretto con il marchio, tali da rendere l’uso impossibile o irragionevole. I semplici rischi commerciali o contenziosi, anche se seri, non bastano. Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la ricorrente era consapevole delle possibili contestazioni già al momento dell’acquisto e della registrazione del marchio; inoltre, il fatto di difendere i propri diritti non sostituisce l’obbligo di usare effettivamente il segno. Nemmeno l’eventuale rischio di risarcimento danni o di limitazioni future dell’attività è considerato sufficiente a integrare un giustificato motivo del non uso.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato un uso effettivo del marchio MOSTOSTAL per i servizi rilevanti della classe 35, né l’esistenza di giustifici motivi del non uso per gli altri prodotti e servizi contestati. L’azione è quindi respinta integralmente e Mostostal S.A. è condannata alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• il controllo di legittimità del Tribunale è limitato al fascicolo amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;
• l’uso effettivo del marchio richiede un impiego reale, pubblico e commerciale, non meramente interno al gruppo;
• fatture e contratti, se non consentono di identificare chiaramente la natura e la portata dei servizi offerti sul mercato, non bastano;
• i giustifici motivi del non uso vanno interpretati restrittivamente e richiedono un impedimento oggettivo, non una mera difficoltà imprenditoriale o contenziosa.