Tribunale, Sentenza T-114/25

Marchio UE MAX: revoca per mancato uso e valutazione dell’uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO in materia di revoca di marchio dell’Unione europea per non uso. Il Tribunale esamina se il segno denominativo MAX sia stato oggetto di uso genuino per le "magazines" in classe 16 nel periodo rilevante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 29 settembre 2022 MAX magazín s. r. o. ha chiesto la revoca del marchio UE MAX, registrato nel 2003 e appartenente a RCS Mediagroup SpA, per i prodotti delle classi 9 e 16. La domanda si fondava sull’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, cioè la mancata introduzione del marchio in uso genuino per un periodo ininterrotto di cinque anni.

La Divisione Annullamento aveva revocato il marchio nella sua interezza. In appello, però, la commissione di ricorso ha confermato la revoca per i prodotti di classe 9 e per libri, giornali, periodici e riviste della classe 16, ma ha ritenuto provato l’uso genuino per le riviste, valorizzando due blocchi probatori: l’autorizzazione del 2 novembre 2020 a pubblicare numeri prova della rivista MAX e un successivo contratto di licenza dell’8 novembre 2021 per la pubblicazione e distribuzione dell’edizione tedesca della rivista.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, letto alla luce dell’articolo 18 dello stesso regolamento. In sostanza, sosteneva che la commissione di ricorso avesse mal valutato o insufficientemente motivato i profili relativi a tempo, luogo, natura ed estensione dell’uso.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), il marchio UE è revocabile se, per un periodo continuativo di cinque anni, non è stato oggetto di uso genuino nell’Unione per i prodotti o servizi registrati, salvo giustificati motivi di non uso.

Viene altresì richiamato l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che indica che la prova dell’uso deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso e può consistere in documenti giustificativi quali fatture, fotografie, listini, cataloghi e dichiarazioni scritte. Il Tribunale ribadisce inoltre i principi giurisprudenziali consolidati: la prova va valutata globalmente, i singoli elementi non devono necessariamente contenere tutti i dati rilevanti, l’uso non deve essere necessariamente quantitativamente elevato e non si valuta il successo commerciale ma la capacità di creare o preservare uno sbocco di mercato.

Ragionamento del Tribunale: natura, tempo e luogo dell’uso

Il Tribunale osserva che, per il periodo rilevante dal 29 settembre 2017 al 28 settembre 2022, il contenzioso riguarda solo le riviste di classe 16, vale a dire materiale stampato. È pacifico che la rivista MAX sia stata pubblicata negli ultimi due anni del periodo rilevante; ciò è sufficiente, poiché la giurisprudenza non richiede un uso continuo lungo tutto il quinquennio, ma un uso genuino in una parte del periodo.

Quanto al luogo, la commissione di ricorso aveva desunto un uso in Germania sulla base dell’insieme degli elementi, tra cui fatture di distribuzione e consegne a stazioni ferroviarie tedesche. Il Tribunale rileva che il ricorrente contestava solo alcuni elementi isolati, senza scalfire la conclusione complessiva sull’uso in Germania.

Uso tramite test issue e licenza

Un punto centrale riguarda le copie prova pubblicate con autorizzazione del titolare. Il Tribunale afferma che tali copie, essendo state immesse sul mercato con il consenso del proprietario, fanno parte della prova dell’uso genuino e possono essere considerate nella valutazione globale. Il fatto che la fase fosse “test” non le priva di rilevanza, soprattutto perché essa si inserisce in un successivo riavvio dell’attività editoriale con una licenza a terzi.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’iniziativa sarebbe stata del ricorrente e non del titolare: ai fini dell’uso genuino è sufficiente che l’uso sia avvenuto con il consenso del titolare, anche per mezzo di terzi autorizzati.

Valutazione dell’estensione dell’uso

Sul piano dell’estensione, il Tribunale ritiene che le fatture prodotte dimostrino una regolarità nella pubblicazione e distribuzione della rivista: le copie circolate risultano pari, per i diversi numeri, a 15.279, 13.276, 11.713, 8.628 e 3.922. Pur trattandosi di volumi contenuti, il Tribunale evidenzia che l’uso non è stato meramente simbolico: le vendite hanno interessato più punti vendita e stazioni ferroviarie tedesche, sono state accompagnate da ulteriori elementi documentali e si collocano in un settore, quello editoriale, caratterizzato da canali distributivi frammentati.

Il Tribunale ribadisce che la revoca per mancato uso non richiede un uso su larga scala né un confronto con altri marchi più noti; ciò che conta è l’uso effettivo per mantenere o creare uno sbocco commerciale. Anche la successiva documentazione posteriore al periodo rilevante può essere considerata per confermare o chiarire l’uso svolto nel periodo in esame.

Prova testimoniale scritta e altri elementi

Quanto alla dichiarazione del direttore della licenziataria, il Tribunale precisa che una dichiarazione scritta non può essere esaminata isolatamente, ma va corroborata da altri elementi. Nel caso concreto, essa era supportata dalle fatture di distribuzione e dalle fatture verso le stazioni ferroviarie, sicché poteva essere valorizzata.

Il Tribunale respinge poi le critiche rivolte ad altri elementi: alcune erano irrilevanti perché non considerate dalla commissione di ricorso; altre, relative alle vendite online, erano comunque marginali o riferite al formato online, non pertinente rispetto alle riviste stampate coperte dal marchio contestato.

Motivazione e decisione

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente applicato i criteri sull’uso genuino e che la motivazione della decisione impugnata è chiara e sufficiente, poiché espone in modo comprensibile le ragioni per cui l’insieme delle prove dimostrava l’uso genuino del marchio per riviste in classe 16.

Di conseguenza, il ricorso è integralmente respinto. Le spese sono poste a carico di MAX magazín s. r. o. nei confronti di RCS Mediagroup SpA, mentre EUIPO sopporta le proprie spese.