Tribunale, Sentenza T-217/22

Nullità di un marchio UE figurativo per assenza di rischio di confusione

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Lifestyle Equities CV contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 febbraio 2022. La controversia verte sulla domanda di declaratoria di nullità del marchio figurativo UE GREENWICH POLO CLUB GPC 2002, rispetto a un marchio figurativo anteriore BEVERLY HILLS POLO CLUB.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il marchio contestato era stato richiesto nel 2002 per prodotti delle classi 16, 18 e 25. La ricorrente aveva chiesto nel 2018 la nullità del marchio ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sulla base del proprio marchio anteriore registrato nel 1998 per "luggage" in classe 18.

Nel corso del procedimento amministrativo, l’EUIPO aveva chiesto la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, prodotta dalla ricorrente. In parallelo, il marchio contestato era stato parzialmente revocato, restando in piedi solo per i prodotti di classe 25 indicati come "men’s, women’s and children’s clothing". La Divisione di cancellazione aveva respinto la domanda di nullità e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha chiarito che la causa era disciplinata, quanto al diritto sostanziale, dal regolamento n. 40/94, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato risaliva al 29 ottobre 2002. Quanto al diritto processuale, invece, si applicavano le norme del regolamento 2017/1001. Ha inoltre richiamato l’articolo 72 del regolamento 2017/1001, che delimita il sindacato del Tribunale alla legittimità della decisione impugnata.

Ammissibilità delle prove nuove prodotte in giudizio

L’EUIPO ha eccepito l’inammissibilità di alcuni elementi di prova prodotti per la prima volta in ricorso, consistenti in schermate di siti web e riferimenti a brand che venderebbero sia abbigliamento sia bagagli. Il Tribunale ha accolto l’eccezione: il suo sindacato mira a controllare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e non a riesaminare i fatti sulla base di documenti nuovi, in applicazione anche dell’articolo 188 del regolamento di procedura. Tali prove sono state quindi dichiarate inammissibili.

Questione centrale: somiglianza dei prodotti

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse errato nel negare la somiglianza tra i prodotti. In particolare, contestava la lettura del termine "luggage" e sosteneva che esso includesse anche le "handbags"; inoltre affermava che bagagli e abbigliamento sarebbero spesso venduti dagli stessi operatori, negli stessi punti vendita, e avrebbero una complementarità estetica.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 richiede cumulativamente identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti o servizi. La valutazione del rischio di confusione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Interpretazione del termine "luggage"

Il Tribunale ha ritenuto corretta la definizione accolta dalla commissione di ricorso, secondo cui "luggage" indica le valigie e le borse utilizzate durante i viaggi. Tale categoria ha una funzione essenzialmente utilitaria, legata al trasporto di oggetti in occasione di spostamenti.

Ha quindi escluso che nel concetto rientrino le "handbags", le quali, pur avendo anch’esse funzione di contenimento, sono connotate da una ulteriore funzione di accessorio di moda e da una diversa logica d’acquisto, legata al gusto personale, alla forma, al colore e al materiale. Il riferimento alla categoria di "hand luggage" non è stato ritenuto decisivo, perché in ambito aereo la nozione di bagaglio a mano si riferisce normalmente a valigie o borse da viaggio di dimensioni contenute, non alle handbags come effetto personale.

Somiglianza tra "luggage" e "clothing"

Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha confermato che il "luggage" in classe 18 e il "clothing" in classe 25 hanno natura e destinazione differenti: l’abbigliamento serve a coprire e vestire il corpo umano, mentre il bagaglio serve a contenere e trasportare oggetti, soprattutto nel contesto dei viaggi. Di regola, inoltre, produttori e canali distributivi sono diversi.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza di una vera complementarità, anche estetica. La mera circostanza che il bagaglio possa contenere abiti durante un viaggio non rende i prodotti indispensabili l’uno per l’altro. Né è sufficiente il fatto che alcuni operatori commercializzino entrambe le categorie o che prodotti diversi possano essere venduti negli stessi grandi magazzini.

Richiami giurisprudenziali valutati dal Tribunale

Il Tribunale ha distinto la giurisprudenza invocata dalla ricorrente sui casi relativi alle handbags, chiarendo che tale giurisprudenza non è applicabile al "luggage" in classe 18, proprio perché le handbags non vi rientrano. Ha inoltre precisato che la sentenza PUKKA non avvalora la tesi della ricorrente: in quel precedente, la similitudine era stata riconosciuta per particolari prodotti accessori, ma non per il bagaglio in generale rispetto all’abbigliamento.

Decisione e spese

Poiché la ricorrente non aveva dimostrato un errore della commissione di ricorso nell’escludere la somiglianza tra i prodotti, il motivo unico è stato respinto e il ricorso integralmente rigettato. Quanto alle spese, il Tribunale ha deciso che ciascuna parte sopportasse le proprie, considerato che l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza orale, che in concreto non si è svolta.

Principio desumibile dalla pronuncia

Nelle controversie sulla nullità basate sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, la somiglianza dei prodotti va apprezzata in concreto e in relazione alle categorie registrate, non ai prodotti effettivamente commercializzati. Il termine "luggage" non si estende alle "handbags" e, in generale, "luggage" e "clothing" non sono considerati simili per differenza di natura, funzione, distribuzione e percezione del pubblico, con conseguente esclusione del rischio di confusione.