Tribunale, Sentenza T-238/17

Nullità del marchio UE GUGLER per conflitto con la denominazione sociale Gugler France

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto una domanda di nullità del marchio figurativo dell’Unione europea "GUGLER". Il Tribunale esamina il rapporto tra l’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, con particolare attenzione alla nozione di rischio di confusione fondata su una denominazione sociale anteriore francese.

Fatti e iter amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato nel 2005 dalla Gugler GmbH, dante causa del ricorrente Alexander Gugler, per prodotti e servizi delle classi 6, 17, 19, 22, 37, 39 e 42. Nel 2010 Gugler France, costituita e iscritta nel registro francese nel 2002, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio invocando sia la malafede sia il diritto anteriore derivante dalla propria denominazione sociale, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. La divisione di annullamento aveva inizialmente accolto la domanda, poi la quarta commissione di ricorso l’aveva respinta. Con sentenza del 28 gennaio 2016, il Tribunale aveva annullato tale prima decisione di ricorso per difetto di motivazione. Riassunto il procedimento, la prima commissione di ricorso, con decisione del 31 gennaio 2017, aveva nuovamente accolto la domanda di nullità.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, un marchio UE può essere dichiarato nullo se esiste un diritto anteriore rilevante ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4. Quest’ultimo richiede, in sintesi:

• l’uso del segno anteriore nella normale prassi commerciale;
• una portata non puramente locale;
• l’acquisizione di diritti su quel segno prima della data di deposito della domanda di marchio UE;
• il diritto, secondo la legge nazionale applicabile, di vietare l’uso di un marchio successivo. Nel caso concreto, il diritto nazionale rilevante era quello francese, in particolare l’articolo L. 711-4 del codice della proprietà intellettuale e l’articolo L. 210-6 del codice di commercio.

Valutazione della commissione di ricorso

La commissione di ricorso aveva ritenuto provato l’uso della denominazione sociale Gugler France nella prassi commerciale con portata non puramente locale e aveva individuato la data di acquisizione dei diritti nel 7 febbraio 2002, data di iscrizione della società nel registro. Aveva inoltre affermato che, secondo il diritto francese, la denominazione sociale consentiva di vietare l’uso di un marchio successivo in presenza di rischio di confusione. Quanto al merito, la commissione aveva considerato identici o simili i prodotti e servizi del marchio contestato e le attività protette dal segno anteriore, nonché elevata la somiglianza tra i segni. Pur in presenza di un elevato livello di attenzione del pubblico, aveva concluso per un rischio di confusione e quindi per la nullità del marchio.

Ragionamento del Tribunale sul rischio di confusione

Il Tribunale concentra l’esame sulla seconda parte del secondo motivo, relativa alla valutazione del rischio di confusione. Ricorda che tale rischio va apprezzato con riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, cioè il 25 agosto 2003. Il punto decisivo è che, a quella data, esistevano relazioni economiche tra Gugler France e la Gugler GmbH: Gugler France distribuiva in Francia i prodotti della Gugler GmbH; i rapporti commerciali risalivano al 2000; dal luglio 2002 la Gugler GmbH deteneva partecipazioni nella società; nel 2003 era stata creata Gugler Europe, titolare del marchio francese GUGLER, con licenza in favore di Gugler France. Sulla base di ciò, il Tribunale osserva che la funzione del rischio di confusione è proteggere la funzione di origine del marchio, evitando che il pubblico creda che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate. Tuttavia, quando tale legame economico esiste realmente tra i soggetti, la percezione di un’origine comune non integra un errore sull’origine dei prodotti. Non è quindi necessario, per escludere il rischio di confusione, che il consumatore sia consapevole del legame economico tra i titolari dei segni. Il Tribunale respinge dunque l’approccio della commissione di ricorso, secondo cui il pubblico avrebbe dovuto conoscere quel legame economico. La valutazione è oggettiva e ciò che conta è se il pubblico percepisca una medesima origine commerciale; nel caso di imprese effettivamente collegate, tale percezione non comporta confusione giuridicamente rilevante.

Esito del ricorso e spese

Accolta la seconda parte del secondo motivo, il Tribunale annulla la decisione impugnata senza esaminare gli altri motivi di ricorso, né le questioni di ricevibilità sollevate dall’EUIPO. L’EUIPO è condannato alle spese, comprese quelle del ricorrente, mentre Gugler France sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In presenza di rapporti economici tra il titolare del segno anteriore e il titolare del marchio contestato alla data rilevante, la nozione di rischio di confusione non può essere applicata come se si trattasse di soggetti estranei: la possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti provengano da imprese economicamente collegate non costituisce confusione sull’origine ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.