Corte di giustizia, Sentenza C-418/16

Marchio dell'Unione europea: uso effettivo del marchio anteriore e prove tardive nel procedimento di nullità

La causa riguarda un'impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nel contenzioso tra mobile.de GmbH e l'EUIPO, con Rezon OOD quale interveniente. Il nucleo della controversia concerneva due procedimenti di nullità di marchi UE fondati su un marchio nazionale bulgaro anteriore e, in particolare, la possibilità per la commissione di ricorso di prendere in considerazione prove nuove dell'uso effettivo prodotte solo in sede di ricorso.

Fatti e procedimento amministrativo

mobile.de aveva registrato due marchi UE, uno denominativo e uno figurativo, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42. Rezon aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità dei due marchi sulla base di un marchio figurativo bulgaro anteriore registrato nel 2005 per servizi delle classi 35, 39 e 42, ma invocato solo per i servizi delle classi 35 e 42. Dinanzi alla divisione di annullamento, mobile.de aveva chiesto a Rezon di provare l'uso effettivo del marchio anteriore; la divisione aveva respinto entrambe le domande di nullità perché tale prova non era stata fornita.

In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso ha invece ammesso, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, documenti nuovi prodotti da Rezon per la prima volta in appello. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto provato l'uso effettivo del marchio anteriore per servizi di pubblicità riferita ad autoveicoli nella classe 35, ha annullato le decisioni della divisione di annullamento e ha rinviato la causa a quest'ultima per l'esame nel merito delle domande di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Questioni sottoposte alla Corte

La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato:

• l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e le regole 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione, ammettendo la presa in considerazione di prove dell'uso prodotte tardivamente;
• l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che a suo dire non sarebbe applicabile in presenza di disposizioni speciali contrarie;
• la valutazione del Tribunale sul carattere distintivo del marchio anteriore e sulla pertinenza delle prove;
• l'articolo 64 del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe dovuto pronunciarsi in via definitiva su tutte le questioni, incluse malafede e irricevibilità, e limitare il rinvio ai soli servizi per i quali l'uso era stato provato.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare, le disposizioni del regolamento n. 207/2009 sugli effetti della mancanza di uso effettivo del marchio UE (articolo 15), sulla nullità relativa fondata su un marchio anteriore (articolo 53), sulla prova dell'uso nel procedimento di nullità (articolo 57), sui poteri della commissione di ricorso (articoli 63 e 64) e sul potere dell'EUIPO di non tener conto di fatti e prove tardivi (articolo 76, paragrafo 2). Richiama inoltre le regole 22, 40 e 50 del regolamento di esecuzione n. 2868/95.

Ragionamento della Corte: prove tardive e potere discrezionale dell'EUIPO

La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 costituisce una disposizione di portata orizzontale: consente, come regola generale, la produzione tardiva di fatti e prove e attribuisce all'EUIPO un ampio potere discrezionale nel decidere se tenerne conto. Tale potere deve essere esercitato motivatamente, valutando la pertinenza a prima vista degli elementi prodotti e le circostanze della loro tardiva presentazione.

La regola 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione non è considerata una "disposizione contraria" idonea a escludere l'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2. La regola 40 stabilisce che, se non viene fornita alcuna prova entro il termine, la domanda di nullità è respinta; ma ciò non impedisce che, quando almeno alcuni elementi probatori siano stati depositati nei termini, possano essere successivamente integrati con prove ulteriori. In tal caso il procedimento prosegue e l'eventuale rigetto dipende dall'accertamento sostanziale della mancata prova dell'uso, non da una preclusione processuale automatica.

Ragionamento della Corte: applicazione alla procedura di ricorso

La Corte precisa che la regola 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, pur contenendo una disciplina specifica per i ricorsi avverso le decisioni della divisione di opposizione, non esaurisce il regime delle prove tardive. L'articolo 76, paragrafo 2, conserva la propria portata generale anche nei ricorsi avverso decisioni della divisione di annullamento. Ne deriva che la commissione di ricorso può, anche nel procedimento di nullità, prendere in considerazione prove dell'uso effettivo prodotte solo in sede di ricorso.

La Corte aggiunge che, nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente verificato non solo la pertinenza delle prove tardive, ma anche la fase del procedimento e le circostanze accompagnatorie, conformemente ai criteri giurisprudenziali.

Limiti del controllo in impugnazione: valutazione dei fatti e snaturamento

Le censure con cui mobile.de contestava il valore probatorio delle fatture, la loro datazione e la loro pertinenza sono dichiarate inammissibili o infondate, poiché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di fatto. La Corte ricorda che, in sede di impugnazione, il suo controllo è limitato alle questioni di diritto; la valutazione delle prove spetta al Tribunale salvo snaturamento manifesto, che nel caso di specie non era stato dimostrato con precisione.

Uso effettivo solo per una parte dei servizi e rinvio alla divisione di annullamento

Quanto al quinto e al sesto motivo, la Corte conferma che la verifica dell'uso effettivo del marchio anteriore è una questione preliminare: se manca la prova dell'uso, la domanda di nullità deve essere respinta. Una volta accertato l'uso soltanto per i servizi di pubblicità riferita ad autoveicoli, la commissione di ricorso poteva annullare le decisioni della divisione di annullamento solo per tale parte e rinviare il procedimento per il merito della nullità relativa a quei servizi.

Per gli altri servizi, non contestati in modo specifico davanti al Tribunale, le decisioni della divisione di annullamento restano definitivamente efficaci. La Corte sottolinea inoltre che l'articolo 64, paragrafo 1, attribuisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale: essa può esercitare direttamente le competenze dell'organo che ha adottato la decisione impugnata oppure rinviare l'istanza, senza esservi obbligata.

Malafede e irricevibilità

La Corte respinge anche la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto statuire subito sulla presunta malafede del titolare del marchio anteriore. Poiché la prova dell'uso effettivo costituisce una questione preliminare, la commissione poteva limitarsi a risolvere prima tale punto e rinviare poi la causa per l'esame delle altre questioni, compresa l'eventuale irricevibilità della domanda di nullità per malafede.

Decisione e spese

L'impugnazione è respinta integralmente. mobile.de è condannata alle spese sostenute dall'EUIPO e da Rezon OOD.

Principio affermato

In un procedimento di nullità fondato su un marchio anteriore, la commissione di ricorso dell'EUIPO può ammettere prove ulteriori dell'uso effettivo prodotte per la prima volta in appello, in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, anche se la regola 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione prevede il rigetto della domanda in assenza di prova nel termine assegnato. Il rinvio alla divisione di annullamento può essere limitato alla parte di servizi per cui l'uso è stato provato, mentre le altre parti non impugnate restano ferme.