Corte di giustizia, Sentenza C-291/16

Esaurimento del diritto di marchio e marchi paralleli "Schweppes"

La Corte di giustizia decide in sede di rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona in una controversia tra Schweppes SA e Red Paralela in materia di importazione parallela di bottiglie di acqua tonica recanti il marchio Schweppes provenienti dal Regno Unito. La questione centrale riguarda l’esaurimento del diritto di marchio quando, a seguito di una cessione territoriale di parte dei marchi paralleli nel SEE, i marchi restano formalmente distinti ma commercialmente collegati.

Fatti e procedimento principale

Il segno "Schweppes" è noto a livello mondiale e registrato come marchio nazionale, in forma denominativa e figurativa, in diversi Stati membri e nello SEE. In origine tutti i marchi paralleli erano detenuti da Cadbury Schweppes; nel 1999 una parte, compresi i marchi del Regno Unito, fu ceduta alla Coca-Cola, mentre l’altra parte, compresi i marchi spagnoli, rimase nel gruppo poi confluito in Schweppes International Ltd.

Nel procedimento principale Schweppes SA, licenziataria esclusiva dei marchi spagnoli, agisce per contraffazione contro Red Paralela, che ha importato in Spagna prodotti "Schweppes" provenienti dal Regno Unito. La difesa si fonda sull’esaurimento del diritto di marchio e sull’esistenza di collegamenti economici e di un consenso tacito tra i titolari dei marchi nei diversi Stati membri.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se il titolare di un marchio nazionale possa vietare l’importazione di prodotti identici recanti il medesimo marchio quando:

• abbia rafforzato un’immagine di marchio globale associata allo Stato di origine dei prodotti;
• abbia coordinato la strategia di marchio con il titolare dell’altro territorio;
• il consumatore sia indotto in confusione sull’origine commerciale;
• sussistano intensi rapporti commerciali ed economici tra i titolari;
• vi sia stato consenso espresso o tacito all’importazione in altri Stati membri.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, che prevede l’esaurimento del diritto di marchio per i prodotti immessi in commercio nell’Unione dal titolare o con il suo consenso. Ricorda anche l’articolo 36 TFUE, richiamato dal giudice nazionale, e osserva che la direttiva 2015/2436, successiva, corrisponde sostanzialmente alla disciplina dell’articolo 7, ma non si applica ratione temporis alla controversia.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Ribadisce che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e la rilevanza delle questioni, mentre la Corte deve limitarsi all’interpretazione del diritto dell’Unione sulla base del quadro fattuale descritto dal giudice del rinvio. Le questioni non sono ipotetiche né prive di rapporto con la controversia, e il fatto che la giurisprudenza sia consolidata non impedisce un nuovo rinvio.

Ragionamento della Corte sull’esaurimento

La Corte ricorda che l’articolo 7 della direttiva 2008/95 riproduce e codifica la giurisprudenza sull’esaurimento del marchio, finalizzata a bilanciare tutela del titolare e libera circolazione delle merci. Il marchio deve garantire l’identità di origine del prodotto e la sua funzione essenziale sarebbe compromessa se il titolare non potesse opporsi all’importazione di prodotti identici provenienti da un terzo non legato economicamente al titolare.

La Corte precisa però che il frazionamento originario del marchio tra diversi titolari non impedisce l’esaurimento se, dopo la cessione, ciascun marchio continua ad adempiere indipendentemente la propria funzione nel rispettivo territorio. Diversamente, se il titolare, da solo o insieme al cessionario, continua a rafforzare deliberatamente l’apparenza di un marchio unico e globale, creando o intensificando confusione nel pubblico, egli compromette o snatura la funzione essenziale del marchio e non può invocarla per vietare le importazioni.

Collegamenti economici tra i titolari e consenso all’immissione in commercio

La Corte chiarisce poi che il concetto di "collegamento economico" non è solo formale e non si limita alle ipotesi classiche di gruppo societario, licenza o concessione esclusiva. Esso può sussistere anche quando, dopo il frazionamento territoriale, i titolari coordinano le loro politiche commerciali o si accordano per controllare congiuntamente l’uso del marchio, potendo così determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati e controllarne la qualità.

In tali circostanze, l’immissione in commercio nello Stato di esportazione deve essere considerata avvenuta con il consenso del titolare nello Stato di importazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1. La Corte aggiunge che non è necessario dimostrare una dipendenza formale tra i titolari né un controllo effettivamente esercitato sulla qualità; basta la possibilità di un controllo congiunto. L’onere della prova grava sull’operatore che invoca l’esaurimento, ma in presenza di frazionamento volontario e difficoltà probatorie può essere assolto mediante un complesso di indizi precisi e concordanti.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, osta all’opposizione del titolare del marchio all’importazione di prodotti identici recanti il medesimo segno provenienti da un altro Stato membro quando, dopo la cessione territoriale:

• il titolare abbia continuato, da solo o coordinato con il cessionario, a rafforzare l’immagine di un marchio unico e globale creando confusione sull’origine commerciale; oppure
• sussistano collegamenti economici tra i titolari tali da consentire un controllo congiunto sull’uso del marchio e sulla qualità dei prodotti.

La causa viene quindi risolta nel senso di limitare la possibilità di bloccare le importazioni parallele quando il frazionamento del marchio non corrisponde a una reale autonomia economica e funzionale dei segni nei diversi territori.