Tribunale, Sentenza T-267/25

Marchio UE: prove tardive e rischio di confusione tra due segni figurativi "O"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a registrazione di marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte su due profili centrali: l’ammissibilità di prove prodotte per la prima volta in appello e la sussistenza di un rischio di confusione tra due marchi figurativi costituiti da una stilizzazione della lettera "O".

Fatti e procedimento amministrativo

Osculati Srl aveva designato l’Unione europea in una registrazione internazionale di un segno figurativo per una serie di prodotti della classe 25, tra cui giacche, guanti, maglie, berretti, stivali impermeabili e scarpe da barca. Olymp Bezner KG aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio figurativo UE anteriore, anch’esso riconducibile alla lettera "O", registrato per prodotti della classe 25, in particolare "shirts", blouses, knitwear, polo shirts, T-shirts, socks e belts.

L’opposizione fu inizialmente respinta dalla divisione di opposizione per assenza di rischio di confusione. La commissione di ricorso accolse poi il gravame dell’opponente, revocando una precedente decisione e, nella decisione impugnata, ritenne che:

• le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa fossero ammissibili;
• il pubblico rilevante fosse il pubblico generale dell’Unione, con particolare attenzione al pubblico tedesco;
• i prodotti fossero simili o, in taluni casi, complementari;
• i segni fossero simili in misura media sul piano visivo, identici foneticamente per la parte del pubblico che li percepiva come una "O" e privi di significato concettuale;
• il marchio anteriore avesse acquisito carattere distintivo rafforzato in Germania per le "shirts".

Primo motivo: prove presentate per la prima volta in appello

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli allegati prodotti per la prima volta in appello, perché già disponibili nella fase di opposizione e privi di una giustificazione adeguata per il ritardo.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nel decidere se prendere in considerazione fatti e prove tardivi. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 circoscrive tale discrezionalità richiedendo due condizioni cumulative:

• pertinenza prima facie degli elementi ai fini dell’esito della controversia;
• produzione tardiva per validi motivi, in particolare se si tratta di prove integrative di elementi già tempestivamente depositati o volte a contestare le conclusioni della prima istanza.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva motivato che le nuove prove servivano a integrare quelle già prodotte per dimostrare l’uso e la notorietà/forza distintiva del marchio anteriore in Germania, e a rispondere alle critiche della divisione di opposizione, che aveva ritenuto insufficiente il materiale probatorio iniziale. Il Tribunale ha osservato che:

• le nuove prove erano, in linea di principio, pertinenti perché volte a dimostrare la distinta riconoscibilità del marchio anteriore sul mercato;
• esse avevano natura chiaramente supplementare rispetto alla documentazione già depositata in primo grado;
• non esiste, nel diritto applicabile, un obbligo generale di fornire una giustificazione specifica o di dimostrare l’impossibilità di produrre prima la prova;
• le linee guida EUIPO non hanno valore vincolante quale fonte interpretativa di diritto.

Ne ha concluso che non vi era errore manifesto nell’ammettere tali elementi probatori.

Secondo motivo: rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

La ricorrente contestava poi la valutazione complessiva del rischio di confusione, deducendo errori quanto al pubblico di riferimento, alla somiglianza dei prodotti, alla somiglianza dei segni e al carattere distintivo del marchio anteriore.

Pubblico rilevante

Il Tribunale ha confermato che i prodotti in classe 25, anche quando includano capi tecnici o destinati a specifiche condizioni d’uso, sono in linea generale rivolti al pubblico generale, che presta un livello di attenzione medio. Le affermazioni della ricorrente circa una clientela specializzata o di nicchia, nonché la presunta fedeltà al proprio marchio, sono state ritenute irrilevanti, poiché nell’opposizione conta la lista dei prodotti così come depositata.

Somiglianza dei prodotti

Quanto ai prodotti, la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di somiglianza media tra:

• da un lato, giacche, giacche sportive, impermeabili, felpe, giacche ad alta visibilità, giacche da pescatore, tute, guanti, maglie, maillots, gilet e berretti;
• dall’altro, le "shirts" coperte dal marchio anteriore.

Per lo stesso ragionamento, il Tribunale ha approvato la valutazione di somiglianza tra le "rain boots" e le "deck shoes" e le "shirts", richiamando anche la giurisprudenza secondo cui abbigliamento e calzature possono essere considerati simili. Il motivo fondato sulla pretesa complementarità è stato ritenuto in parte inefficace, poiché formulato contro una motivazione resa per completezza.

Somiglianza dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato la somiglianza media tra i due segni. Pur esistendo differenze grafiche — divisione verticale nel segno richiesto, divisione orizzontale nel segno anteriore, uso di colori nel segno richiesto — tali differenze non cancellano l’impressione globale di una forma stilizzata della lettera "O" percepita da una parte non trascurabile del pubblico. Per la parte del pubblico che riconosce la lettera "O", i segni sono anche foneticamente identici; per gli altri, la comparazione fonetica non è possibile. Nessuna comparazione concettuale è praticabile, in assenza di significato distintivo.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La Corte ha confermato che il marchio anteriore aveva carattere distintivo intrinseco debole, ma che la prova prodotta dall’opponente dimostrava un carattere distintivo acquisito per uso in Germania per le "shirts". Il materiale considerato comprendeva fatture, estratti di cataloghi, dichiarazioni societarie, fotografie, studi di mercato ed estratti di stampa, dai quali emergeva un uso intenso e prolungato del segno e una forte associazione del pubblico tedesco con i prodotti dell’impresa opponente.

Il Tribunale ha ribadito che non è necessario che il rafforzamento del carattere distintivo sia provato su tutto il territorio dell’Unione; è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione. Di conseguenza, il carattere distintivo normale del marchio anteriore in Germania era idoneo a incidere sul giudizio di confusione.

Valutazione globale e decisione

Tenuto conto della combinazione di tutti i fattori rilevanti — pubblico medio, somiglianza media dei prodotti, somiglianza media dei segni, identità fonetica per una parte del pubblico, carattere distintivo normale del marchio anteriore in Germania e prevalenza dell’impressione visiva nel settore dell’abbigliamento — il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della commissione di ricorso sulla sussistenza di un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico tedesco.

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto integralmente e Osculati Srl è stata condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

• le prove tardive possono essere ammesse in appello davanti all’EUIPO se hanno pertinenza prima facie e funzione integrativa o difensiva rispetto a quanto già prodotto;
• nell’analisi del rischio di confusione in materia di marchi UE conta la percezione complessiva del pubblico, con particolare rilievo dell’aspetto visivo per i prodotti di abbigliamento;
• un marchio figurativo molto semplice, se rafforzato dall’uso in una parte rilevante dell’Unione, può sostenere un’opposizione anche in assenza di reputazione in tutta l’Unione;
• è sufficiente che il rischio di confusione esista in una parte dell’Unione per giustificare il diniego di registrazione di un marchio UE.