Tribunale, Sentenza T-104/25

Marchio tridimensionale UE costituito dalla forma di un cartone ottagonale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di nullità di un marchio tridimensionale. Oggetto del contendere è la forma di un contenitore in cartone per imballaggi di classe 16, registrato a nome di Tetra Laval Holdings & Finance SA.

Fatti e procedimento amministrativo

Lami Packaging aveva chiesto la nullità del marchio UE tridimensionale sostenendo, tra l'altro, che il segno fosse esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a). La Cancellation Division aveva accolto la domanda di nullità, ma la Board of Appeal aveva poi ribaltato tale esito, ritenendo che il risultato tecnico individuato riguardasse soltanto il processo di fabbricazione e non la funzione del prodotto nell'uso.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio risale al 19 aprile 2000, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento (CE) n. 40/94. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono richiamati, in particolare, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e l'articolo 51, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94, oltre all'articolo 72, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001 in tema di potere di annullamento e riforma.

Questioni giuridiche esaminate

La controversia ruota attorno a due profili principali:

• se il concetto di "risultato tecnico" ex articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), riguardi solo il funzionamento del prodotto durante l'uso o anche la sua fabbricazione;
• se, nel caso concreto, gli elementi essenziali della forma contestata producano effettivamente un risultato tecnico rilevante per la funzione del contenitore.

Principi richiamati dalla giurisprudenza

Il Tribunale ricorda che i motivi di rifiuto ex articolo 7 devono essere interpretati alla luce dell'interesse pubblico sottostante. Per l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), tale interesse consiste nell'evitare che il diritto dei marchi conferisca un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto, eludendo la durata limitata di altri diritti di esclusiva come brevetti e disegni.

Viene inoltre ribadito che l'analisi deve seguire due fasi:

• identificare le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale;
• verificare se tali caratteristiche svolgano tutte una funzione tecnica del prodotto.

Interpretazione del "risultato tecnico"

Il Tribunale conferma che la distinzione tracciata dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza Société des Produits Nestlé, tra uso del prodotto e sua fabbricazione, è corretta in diritto: il risultato tecnico rilevante ai fini della norma è quello che emerge nell'utilizzazione del prodotto e non la mera modalità produttiva. Tuttavia, ciò non significa che siano irrilevanti gli effetti tecnici della forma che si manifestano nella normale utilizzazione del bene da parte dei destinatari, anche quando la forma consenta altresì un processo produttivo più efficiente.

Il Tribunale sottolinea che la valutazione deve essere oggettiva e basata su elementi affidabili, come documentazione tecnica, brevetti, cataloghi o siti web, e non su percezioni soggettive del pubblico.

Valutazione concreta della forma contestata

Quanto al caso specifico, il Tribunale considera che la forma del cartone:

• definisce la struttura del contenitore e ne assicura la chiusura ermetica;
• contribuisce alla stabilità e alla maneggevolezza del packaging;
• migliora il rapporto tra volume del contenitore e quantità di materiale necessario per fabbricarlo;
• rende il contenitore più leggero e meno ingombrante.

Tali effetti sono ritenuti tecnici e rilevanti non solo per il produttore, ma anche per i destinatari professionali del prodotto, che riempiono, movimentano, immagazzinano e trasportano i contenitori. Il Tribunale valorizza inoltre la documentazione tecnica e commerciale prodotta, compresi i riferimenti del titolare del marchio che descrivono la minore quantità di materiale, la leggerezza e l'efficienza del prodotto, nonché la sua ergonomicità per il consumatore finale.

Errori della Board of Appeal

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il risultato tecnico fosse limitato al solo processo di fabbricazione. Ha inoltre erroneamente svalutato i benefici relativi a peso, volume, stabilità, maneggevolezza e usabilità, trattandoli come meri vantaggi commerciali o ipotetici. Il Tribunale chiarisce che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), non richiede di dimostrare un miglioramento innovativo rispetto ad altre forme, né impone un confronto con soluzioni alternative presenti sul mercato.

Aesthetic value and technical function

Il Tribunale osserva infine che l'eventuale valore estetico di un elemento essenziale non esclude l'applicazione della norma, se quello stesso elemento è comunque necessario a ottenere un risultato tecnico. In altre parole, un carattere della forma può essere insieme tecnico e gradevole, senza che ciò impedisca la nullità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il motivo unico dedotto da Lami Packaging, annulla la decisione della Board of Appeal e la altera nel senso di respingere il ricorso proposto da Tetra Laval avverso la decisione di nullità della Cancellation Division. Ne consegue che il marchio tridimensionale resta dichiarato nullo sulla base dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.

Spese

Poiché sono risultate soccombenti EUIPO e l'interveniente Tetra Laval, il Tribunale dispone che EUIPO sopporti le proprie spese e quelle sostenute da Lami Packaging, mentre Tetra Laval sopporta le proprie spese.