Tribunale, Sentenza T-684/21

Marchio UE MOSTOSTAL: annullamento per difetto di motivazione nella valutazione della mala fede

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2021, resa in una procedura di nullità di un marchio UE verbale. La controversia riguarda il marchio MOSTOSTAL e, in particolare, la sufficienza della motivazione della decisione che aveva ravvisato la mala fede del depositante.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno MOSTOSTAL ha un’origine storica legata alla ricostruzione postbellica in Polonia e all’attività di imprese del settore delle costruzioni riunite nella Mostostal Association. Dopo varie vicende societarie e la conclusione di un accordo multilaterale del 1996, i marchi polacchi MOSTOSTAL furono acquisiti nel 2007 dal predecessore della ricorrente, che nel 2010 depositò il marchio UE MOSTOSTAL, poi registrato nel 2011.

Nel 2018 Polimex – Mostostal S.A. propose domanda di nullità del marchio UE per i servizi delle classi 36, 37, 42 e 44. La divisione di annullamento accolse la domanda e la commissione di ricorso confermò la nullità ritenendo provata la mala fede al momento del deposito, sulla base del preteso sfruttamento della reputazione del segno storico MOSTOSTAL e della conoscenza, da parte della ricorrente, dell’uso anteriore del segno da parte di altri soggetti appartenenti alla Mostostal Association.

Normativa rilevante

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio UE è stata presentata il 24 agosto 2010, la disciplina sostanziale applicabile è il regolamento (CE) n. 207/2009; quanto alle regole processuali, si applica il regolamento (UE) 2017/1001. Nel merito sono richiamati, in particolare:

• articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla nullità per mala fede;
• articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sull’obbligo di motivazione;
• articolo 296 TFUE e articolo 41, paragrafo 2, della Carta, come parametri generali dell’obbligo di motivazione.

Questioni sollevate dal ricorrente

La ricorrente articolava quattro motivi, poi ridotti a tre per rinuncia al quarto nel corso dell’udienza. Il primo motivo denunciava la violazione dell’obbligo di motivazione: secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non aveva chiarito in modo intelligibile la base e la portata della protezione giuridica attribuita al segno anteriore MOSTOSTAL in Polonia, né perché tale protezione dovesse essere considerata indiscussa. Gli altri motivi riguardavano la mala fede, la presunta protezione di un segno anteriore e l’asserita decadenza per acquiescenza, ma il Tribunale non li esamina perché accoglie il primo motivo.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la motivazione deve esporre in modo chiaro e inequivoco il ragionamento seguito dall’istituzione, in modo da consentire ai destinatari di difendere i propri diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva costruito la conclusione di mala fede su tre passaggi collegati:

• la prior use e la presunta protezione giuridica del segno MOSTOSTAL;
• la conoscenza effettiva di tale uso e protezione da parte della ricorrente;
• l’intenzione di competere slealmente.

Il Tribunale osserva che la parte decisiva del ragionamento era la pretesa persistenza di una protezione giuridica del segno MOSTOSTAL in favore degli ex membri della Mostostal Association dopo l’insolvenza di Mostostal Projekt e la cessazione del Multilateral Agreement. Tuttavia, la decisione impugnata non chiariva quale norma di diritto polacco fondasse concretamente tale protezione, né spiegava in modo coerente come essa potesse essere, da un lato, ricondotta al Multilateral Agreement e, dall’altro, ritenuta indipendente dalla sua sopravvivenza.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la questione era oggetto di un vero contrasto tra le parti, le quali avevano invocato e contestato varie disposizioni e decisioni del diritto polacco. In tale situazione, la commissione di ricorso era tenuta a indicare la regola o le regole nazionali applicate e il modo in cui le aveva interpretate. Poiché ciò non è avvenuto, il Tribunale non ha potuto verificare la correttezza del ragionamento né esercitare il controllo di legittimità.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2021. Condanna l’EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della ricorrente; l’interveniente Polimex – Mostostal S.A. sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, in materia di nullità del marchio per mala fede, quando la valutazione dipende da una protezione giuridica anteriore fondata sul diritto nazionale, l’EUIPO deve indicare con precisione la base normativa applicata e spiegare in modo coerente il nesso tra tale base e la conclusione di mala fede. Una motivazione generica o contraddittoria, specie su un punto controverso e decisivo, viola l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e impedisce il controllo giurisdizionale.