Tribunale, Sentenza T-59/24

Nullità del marchio INSOMNIA ENERGY per notorietà del marchio anteriore MONSTER ENERGY

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo in toto il marchio figurativo UE INSOMNIA ENERGY. Il contenzioso si inserisce in un procedimento di nullità fondato sulla reputazione del marchio anteriore MONSTER ENERGY per bevande analcoliche, in particolare energy drinks.

Fatti e procedimento amministrativo

Monster Energy Co. aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio contestato, registrato per numerosi prodotti della classe 32, tra cui bevande energetiche, bibite e bevande isotoniche. La domanda si fondava sull’esistenza di un marchio anteriore figurativo UE, registrato nel 2013, per beni tra cui le "non-alcoholic beverages".

La Cancellation Division aveva respinto la domanda, rilevando l’assenza di rischio di confusione e, quanto all’articolo 8, paragrafo 5, un livello di somiglianza troppo basso tra i segni per far sorgere un collegamento nel pubblico, nonostante la reputazione del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha invece accolto l’appello di Monster Energy, annullato la decisione e dichiarato nullo il marchio contestato.

Domanda di sostituzione della parte ricorrente

Nel corso del giudizio davanti al Tribunale, la società originaria è stata sostituita da BBF Company EOOD, che aveva acquistato il marchio contestato. Il Tribunale ha accolto la sostituzione, richiamando le regole di procedura applicabili al trasferimento del diritto di proprietà intellettuale oggetto del contenzioso.

Questione di diritto e motivi del ricorso

La ricorrente deduceva essenzialmente due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Il Tribunale ha anzitutto ricordato che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata depositata il 9 ottobre 2016, la disciplina sostanziale applicabile era quella del regolamento n. 207/2009, nonostante il richiamo, nella decisione impugnata e negli scritti difensivi, al regolamento 2017/1001.

Inammissibilità del motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha osservato che la legittimità della decisione della commissione di ricorso va valutata solo sulla base degli accertamenti e delle valutazioni contenuti in tale decisione. Poiché la commissione di ricorso non aveva esaminato la domanda di nullità alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non era possibile censurare la decisione su quel fondamento.

Portata dell’articolo 8, paragrafo 5, e condizioni di applicazione

Il Tribunale ha ribadito che l’articolo 8, paragrafo 5, tutela il marchio anteriore dotato di reputazione contro l’uso, senza giusto motivo, di un segno identico o simile che consenta di trarre vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore, oppure di arrecargli pregiudizio.

Le condizioni cumulative sono tre:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• rischio che l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga vantaggio indebito o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per soddisfare il requisito della somiglianza, non occorre il rischio di confusione: è sufficiente che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni.

Somiglianza tra i segni

Quanto alla somiglianza, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria valutazione solo sul colore verde. Dalla decisione impugnata risultava invece che la valutazione complessiva era basata sulla struttura dei segni, sulla disposizione degli elementi verbali e sull’uso comune dei colori nero, verde e bianco.

Il Tribunale ha anche precisato che il diverso carattere dominante degli altri elementi non esclude, di per sé, una somiglianza globale, poiché l’elemento comune "energy" non era trascurabile. Pur essendo debole dal punto di vista distintivo per i prodotti in questione, esso restava percepibile per dimensioni e colore. Ne è derivato che i segni erano almeno in una certa misura simili sul piano visivo, fonetico e concettuale.

Reputazione del marchio anteriore

La ricorrente contestava l’esistenza di una prova sufficiente della notorietà del marchio anteriore nell’Unione, in particolare nel settore delle energy drinks. Il Tribunale ha però osservato che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio accertamento su elementi oggettivi: fatture, screenshot, articoli, report mediatici e prove delle attività promozionali a livello globale.

Dagli atti risultava che le bevande recanti il marchio anteriore erano vendute in tutti gli Stati membri e che il marchio godeva di un grado molto elevato di riconoscimento presso il pubblico rilevante. Il Tribunale ha quindi confermato l’accertamento della reputazione molto forte del marchio anteriore per energy drinks.

Richiesta di prova dell’uso

La ricorrente sosteneva anche che la commissione di ricorso avesse erroneamente respinto la richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore perché non formulata con atto separato. Il Tribunale ha respinto la censura, ricordando che la questione dell’uso effettivo del marchio anteriore deve essere sollevata in modo specifico nel procedimento amministrativo; poiché ciò non era avvenuto, la questione non faceva parte dell’oggetto della controversia davanti alla commissione di ricorso.

Esito del giudizio e spese

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non aveva sviluppato argomenti specifici idonei a contestare la valutazione della commissione di ricorso circa il vantaggio indebito tratto dalla reputazione del marchio anteriore. In mancanza di errori dimostrati sulla somiglianza dei segni, sulla reputazione del marchio anteriore e sul rischio di agganciamento, il secondo motivo è stato respinto.

Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, in ragione della formulazione della domanda di condanna alle spese da parte di EUIPO solo per l’ipotesi di udienza orale.

Principi ribaditi dalla pronuncia

La decisione conferma che, nelle controversie ex articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il giudizio si concentra sul collegamento mentale tra i segni, sulla reputazione del marchio anteriore e sul rischio di sfruttamento della sua forza attrattiva. La pronuncia ribadisce inoltre un principio processuale importante: il Tribunale non può esaminare un motivo fondato su una base giuridica che non sia stata effettivamente oggetto della decisione impugnata.