Corte di giustizia, Sentenza C-175/21

Esaurimento del marchio UE e prassi di formulazione generica del dispositivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra Harman International Industries Inc. e AB S.A. in materia di contraffazione di marchi dell’Unione europea. Il problema centrale era se il diritto dell’Unione osti a una prassi giudiziaria nazionale che formula in termini generali il dispositivo delle sentenze di accoglimento, rinviando all’autorità esecutiva l’identificazione concreta dei prodotti interessati.

Fatti e procedimento principale

Harman produce apparecchi audiovisivi e ha chiesto al giudice polacco di vietare ad AB l’introduzione, l’immissione in commercio, l’importazione, l’offerta, la pubblicizzazione e lo stoccaggio di prodotti recanti i marchi UE JBL e HARMAN, nonché il ritiro dal mercato e la distruzione dei prodotti e degli imballaggi. AB ha eccepito l’esaurimento del diritto di marchio, sostenendo che i prodotti erano stati immessi nel SEE da Harman o con il suo consenso.

Il giudice del rinvio ha evidenziato che, secondo la prassi nazionale, il dispositivo delle sentenze si limita spesso a vietare o a colpire i prodotti non immessi in commercio nel SEE dal titolare o con il suo consenso, lasciando però all’organo di esecuzione il compito di stabilire quali prodotti rientrino nella decisione. Secondo il giudice, ciò può rendere difficoltosa la difesa del convenuto nella fase esecutiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

• l’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1001, che attribuisce al titolare del marchio UE un diritto esclusivo di vietare l’uso del segno;
• l’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che consacra l’esaurimento del diritto per i prodotti immessi in commercio nel SEE dal titolare o con il suo consenso;
• l’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento, che rinvia alle norme procedurali nazionali;
• gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2004/48/CE, relativi alle misure, procedure e mezzi di ricorso per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
• l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo;
• gli articoli 34 e 36 TFUE, in relazione alla libera circolazione delle merci.

Ragionamento della Corte: esaurimento, consenso e onere della prova

La Corte ricorda che il marchio UE conferisce un diritto esclusivo che consente di vietare l’importazione, l’offerta e l’immissione in commercio dei prodotti senza consenso. L’esaurimento opera solo quando i prodotti siano stati immessi in commercio nel SEE dal titolare o con il suo consenso.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che:

• l’esaurimento si applica solo a immissioni nel SEE, non a quelle fuori dallo SEE;
• il consenso deve riguardare ogni singolo esemplare del prodotto;
• il consenso tacito può risultare da circostanze certe, ma non dal mero silenzio del titolare;
• in linea di principio, l’operatore che invoca l’esaurimento deve provarne i presupposti, salvo adattamenti dell’onere della prova quando necessario per evitare la compartimentazione dei mercati.

Da ciò la Corte deduce che l’operatore convenuto deve poter invocare e dimostrare l’esaurimento, ma non esiste una base nel diritto dell’Unione per imporre al titolare un sistema di marcatura che consenta di identificare, per ogni singolo prodotto, il mercato di destinazione. Un tale obbligo limiterebbe indebitamente la libertà del titolare di modificare il mercato di destinazione sino all’ultimo momento.

Ragionamento della Corte: direttiva 2004/48 e autonomia procedurale

La Corte osserva che la direttiva 2004/48 disciplina, in termini generali, le misure, procedure e rimedi necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma non contiene regole specifiche sulla formulazione del dispositivo delle sentenze. Questo profilo resta quindi, in linea di principio, affidato all’autonomia procedurale degli Stati membri.

Ragionamento della Corte: tutela giurisdizionale effettiva e fase esecutiva

La questione decisiva diventa allora se i rimedi limitati disponibili nella fase esecutiva siano compatibili con l’articolo 47 della Carta e con il principio di effettività. La Corte richiama il contenuto del diritto a un ricorso effettivo e il principio della parità delle armi, ribadendo che le parti devono avere una ragionevole possibilità di far valere le proprie difese e contestare le prove.

La Corte ammette che il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di istituire rimedi ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto interno, salvo che non esista alcun rimedio idoneo, anche incidentale, a garantire i diritti conferiti dal diritto dell’Unione. Nel caso di specie, pertanto, la formulazione generica del dispositivo è compatibile con il diritto dell’Unione solo se, nella fase esecutiva, il convenuto può contestare la concreta individuazione dei prodotti e un giudice può esaminare se essi siano stati effettivamente immessi nel SEE dal titolare o con il suo consenso.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, l’articolo 47 della Carta e la direttiva 2004/48, non osta alla prassi descritta, a condizione che siano garantite in esecuzione adeguate possibilità di contestazione e un controllo giurisdizionale effettivo.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia è rilevante perché conferma che:

• il marchio UE non può essere usato per ostacolare la circolazione di prodotti già immessi legittimamente nel SEE;
• il convenuto in contraffazione deve poter far valere l’esaurimento anche nella fase esecutiva;
• il diritto dell’Unione non impone al titolare un sistema di tracciabilità per singolo prodotto;
• l’autonomia procedurale nazionale resta ammessa, ma solo entro i limiti dell’effettività della tutela e del diritto di difesa.