Tribunale, Sentenza T-664/22

Marchio dell’Unione europea e rischio di confusione tra VIDEO MOOD Digital Signage, made easy e MOOD:MIX

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Il Tribunale esamina, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, se la domanda di marchio dell’Unione europea presentata da Tailoradio Srl debba essere respinta per rischio di confusione con il marchio anteriore di Mood Media Netherlands BV.

Fatti e procedimento amministrativo

Tailoradio Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo VIDEO MOOD Digital Signage, made easy per servizi delle classi 35 e 42 della classificazione di Nizza, relativi ad advertising/marketing/promozione e a servizi IT. Mood Media Netherlands BV aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio figurativo anteriore MOOD:MIX, anch’esso registrato per servizi delle classi 35 e 42.

L’opposizione era stata inizialmente accolta dalla divisione di opposizione, che aveva ravvisato un rischio di confusione. In appello, tuttavia, la commissione di ricorso aveva annullato tale decisione e concluso per l’assenza di rischio di confusione, nonostante l’identità dei servizi.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In sostanza contestava:

• la valutazione della distintività dell’elemento comune "mood";
• la qualificazione di tale elemento come non dominante;
• la valutazione globale che aveva escluso la confondibilità dei segni, pur a fronte di servizi identici.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 11 dicembre 2016, il regime sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 207/2009. Il riferimento operato dalla commissione di ricorso al regolamento n. 2017/1001 va quindi inteso come riferimento alla norma identica dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Criteri per il rischio di confusione

Il Tribunale ricorda i principi consolidati:

• il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
• va effettuata una valutazione globale, secondo la percezione del pubblico di riferimento;
• l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi impone di considerare insieme tutti i fattori rilevanti;
• per applicare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è necessaria la cumulativa sussistenza di somiglianza tra i marchi e tra i servizi.

Nel caso concreto, la ricorrente non contestava la definizione del pubblico rilevante, l’identità dei servizi né il grado di distintività intrinseca del marchio anteriore, valutato come normale per i servizi della classe 42 e al più medio per quelli della classe 35.

Valutazione dell’elemento comune "mood"

Il cuore della controversia riguarda la valutazione dell’elemento verbale comune "mood". Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso, secondo cui tale termine, nel contesto di servizi pubblicitari e informatici, è percepibile dal pubblico pertinente come riferimento a uno "stato d’animo" o a una "sensazione temporanea".

La commissione di ricorso aveva fatto leva su:

• la definizione tratta dall’Oxford English Dictionary;
• l’uso del termine nel lessico del marketing e della musica;
• una precedente decisione della stessa EUIPO tra le medesime parti;
• la sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022, MOOD MEDIA, relativa alla revoca del marchio MOOD MEDIA.

Il Tribunale osserva che:

• EUIPO non è vincolata dai propri precedenti, ma deve considerarli con particolare attenzione per ragioni di parità di trattamento e buona amministrazione;
• il riferimento a precedenti e a un dato notorio, come il legame tra musica ed emozioni, era legittimo;
• il fatto che il termine sia comprensibile da una parte significativa del pubblico non inglese, specialmente in ambito advertising e IT, era ragionevolmente dimostrato.

Di conseguenza, "mood" non può essere considerato l’elemento distintivo dei segni, ma presenta una distintività piuttosto debole rispetto ai servizi in causa.

Elementi distintivi e dominanti dei marchi

Il Tribunale conferma anche che la commissione di ricorso non si è limitata a valorizzare il solo elemento comune. Essa ha esaminato l’insieme dei componenti:

• nel marchio richiesto: VIDEO, MOOD, elementi figurativi e slogan "Digital Signage, made easy";
• nel marchio anteriore: MOOD e MIX, separati da due punti rossi.

Ha ritenuto che:

• VIDEO e MIX fossero anch’essi facilmente comprensibili e descrittivi o evocativi dei servizi;
• nessuno degli elementi verbali fosse, isolatamente, particolarmente distintivo;
• nel marchio anteriore nessun elemento prevalesse sugli altri;
• nel marchio richiesto i termini VIDEO e MOOD fossero dominanti per dimensione, ma non per capacità distintiva.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sulla base di tali premesse, il Tribunale approva la conclusione di una somiglianza solo bassa:

• visivamente, per via delle differenze negli altri elementi verbali e figurativi, nei colori e nella struttura complessiva;
• foneticamente, poiché coincide solo il suono di "mood", mentre differiscono "video" e "mix";
• concettualmente, perché i segni evocano idee differenti, pur condividendo il riferimento a mood.

La doglianza della ricorrente, incentrata esclusivamente sull’asserito errore sulla distintività di "mood", viene quindi respinta.

Valutazione globale e assenza di rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso ha correttamente considerato tutti i fattori pertinenti:

• identità dei servizi;
• livello di attenzione da medio ad alto del pubblico;
• bassa somiglianza dei segni;
• distintività debole dell’elemento comune;
• distintività intrinseca del marchio anteriore solo normale o media.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, quando i segni coincidono soltanto in un elemento debole, la valutazione globale spesso non conduce a un rischio di confusione. Richiama inoltre il bilanciamento tra tutela del titolare e disponibilità dei segni per gli operatori economici: una protezione eccessiva di un elemento debole ostacolerebbe ingiustificatamente la concorrenza.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese:

• Mood Media Netherlands BV è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Tailoradio Srl dinanzi al Tribunale;
• EUIPO sopporta le proprie spese.

La richiesta di Tailoradio di ottenere anche le spese delle fasi amministrative precedenti viene indirettamente superata, poiché resta ferma la disciplina della decisione impugnata per quanto riguarda quelle spese.

Principio affermato

La presenza di un elemento comune debole o descrittivo in due marchi per servizi identici non basta, da sola, a fondare un rischio di confusione. Occorre verificare l’impressione d’insieme dei segni e, se le differenze visive, fonetiche e concettuali prevalgono, l’opposizione deve essere respinta anche quando i servizi sono identici.