Tribunale, Sentenza T-459/22

Marchio UE: opposizione contro BIOLARK e assenza di rischio di confusione con BIOPLAK

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Laboratorios Ern, SA avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’Unione. La controversia ruota intorno all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e al confronto tra il segno figurativo BIOLARK e il marchio spagnolo anteriore BIOPLAK.

Fatti e procedimento amministrativo

La registrazione internazionale contestata, notificata a EUIPO il 28 febbraio 2019, designava l’Unione ed era efficace dal 6 gennaio 2019. Il segno richiesto riguardava, dopo limitazioni, prodotti della classe 10, in particolare set per infusione, dispositivi medici per infusione e iniezione, dispositivi diagnostici per il diabete, aghi, sonde e strumenti chirurgici. Laboratorios Ern aveva proposto opposizione sulla base del marchio spagnolo BIOPLAK, registrato per "pharmaceutical products" della classe 5, dimostrando l’uso effettivo solo per una sotto-categoria di prodotti farmaceutici con funzione antiaggregante piastrinica, destinati alla prevenzione dei trombi e alla riduzione del rischio di ostruzione arteriosa.

L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente il rischio di confusione.

Eccezione di improcedibilità per mancato rinnovo della registrazione internazionale

EUIPO aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, osservando che la registrazione internazionale non era stata rinnovata a decorrere dal 24 novembre 2022. Il Tribunale ha respinto tale istanza. Ha ricordato che l’interesse a ottenere una decisione deve sussistere fino alla decisione definitiva e che il venir meno dell’oggetto deve comportare l’assenza di utilità concreta per il ricorrente.

Secondo il Tribunale, EUIPO non aveva dimostrato che il mancato rinnovo producesse effetti ex tunc né che la domanda di protezione per il periodo anteriore alla scadenza fosse stata ritirata o invalidata. Poiché la domanda aveva effetto dal 6 gennaio 2019 e la mancata rinnovazione era intervenuta solo il 24 novembre 2022, la decisione impugnata continuava a produrre effetti per il periodo precedente. Di conseguenza, il ricorso conservava un oggetto utile e l’istanza di improcedibilità è stata respinta.

Normativa e criteri giuridici applicati

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio di protezione. Ha inoltre ribadito i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione:

• il rischio di confusione comprende il rischio di associazione;
• la valutazione è complessiva e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
• i fattori rilevanti includono natura, destinazione, modalità d’uso, concorrenza, complementarità e canali distributivi;
• il grado di attenzione del pubblico è particolarmente elevato per i prodotti sanitari e farmaceutici.

Confronto tra i prodotti

Il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i prodotti erano solo debolmente simili. Da un lato, i prodotti rivendicati dal segno richiesto erano dispositivi e apparecchi medici della classe 10; dall’altro, il marchio anteriore, per la parte effettivamente provata, copriva prodotti farmaceutici antiaggreganti piastrinici della classe 5.

Il Tribunale ha rilevato che:

• entrambi i gruppi di prodotti perseguono il fine generale di tutela della salute umana;
• possono condividere gli stessi canali distributivi, come farmacie e ospedali;
• sono destinati in generale agli stessi consumatori, ossia professionisti sanitari e pubblico in generale;
• alcuni dispositivi del segno richiesto possono servire per somministrare i prodotti del marchio anteriore.

Tuttavia, tali circostanze non bastavano a fondare un’elevata somiglianza. I prodotti sono infatti di natura diversa, poiché gli uni sono dispositivi medici e gli altri prodotti farmaceutici; la complementarità non è automatica, perché non è abituale ritenere che la stessa impresa produca sia dispositivi per l’uso del farmaco sia il farmaco stesso; inoltre, la descrizione del segno richiesto escludeva espressamente i prodotti destinati alla prevenzione dei trombi e alla riduzione del rischio di ostruzione arteriosa, che coincidevano con la specifica indicazione terapeutica dei prodotti per cui era stata provata l’uso del marchio anteriore. Quanto ai dispositivi diagnostici per il diabete, il Tribunale ha osservato che essi si rivolgono a pazienti diversi da quelli destinatari del marchio anteriore. Ne è derivata la conferma della sola somiglianza di basso grado.

Confronto tra i segni

Sul piano del confronto dei segni, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui non emergeva alcun elemento dominante e il prefisso comune "bio" aveva carattere distintivo debole o nullo.

Per il marchio anteriore BIOPLAK, il Tribunale ha osservato che:

• "bio" è ampiamente usato e percepito come riferimento a prodotti biologici/organici o alla vita, quindi è poco distintivo;
• il suffisso "plak" può essere inteso da una parte del pubblico come abbreviazione di termini spagnoli riferiti a piastrine o plaquettes, ma il nesso semantico non è diretto né specifico e non è percepito da tutto il pubblico;
• il carattere distintivo intrinseco dell’elemento "plak" è normale.

Per il segno richiesto BIOLARK, il Tribunale ha osservato che:

• "bio" è anch’esso poco o per nulla distintivo;
• "lark" ha carattere distintivo normale, poiché non sarà compreso dal pubblico di riferimento;
• l’elemento figurativo, costituito da un cerchio nero con sagoma bianca di un uccello in volo, non è dominante ma neppure trascurabile, perché visibile e centrale nel segno.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Il Tribunale ha confermato che la somiglianza visiva era bassa: i segni condividono il prefisso "bio", ma tale elemento ha scarso peso distintivo; le parti finali "plak" e "lark" sono diverse nell’ordine delle lettere e nel suono; in più, il segno richiesto contiene un elemento figurativo che lo differenzia visivamente.

Anche la somiglianza fonetica è stata giudicata bassa. I segni coincidono nella pronuncia del prefisso "bio", ma il pubblico presta maggiore attenzione alle parti distintive "plak" e "lark", che si pronunciano diversamente, anche per la presenza della consonante "r" nel segno richiesto e della "p" nel marchio anteriore.

Quanto alla somiglianza concettuale, il Tribunale ha ritenuto che i segni condividano solo un generico richiamo alla natura biologica dei prodotti. Il marchio anteriore può evocare, per una parte del pubblico, le piastrine; il segno richiesto può evocare un uccello, in particolare un’allodola, per effetto dell’elemento figurativo. La somiglianza concettuale è quindi solo bassa e priva di reale peso nell’ambito della valutazione globale.

Carattere distintivo del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva ritenuto il marchio anteriore meno che normale nel suo carattere distintivo. Il Tribunale ha corretto questa valutazione, affermando che il marchio BIOPLAK ha un carattere distintivo intrinseco normale. Il prefisso "bio" è debole, ma il suffisso "plak" ha natura fantasiosa o, per parte del pubblico, un richiamo non immediato e non diretto alle piastrine; pertanto, nel complesso, il marchio conserva una capacità distintiva ordinaria.

Valutazione globale del rischio di confusione e decisione finale

Nonostante il carattere distintivo normale del marchio anteriore, il Tribunale ha ritenuto corretto il giudizio finale di assenza di rischio di confusione. La ragione è data dalla combinazione di tre fattori principali:

• i prodotti sono solo debolmente simili;
• il pubblico rilevante è composto da operatori sanitari e pubblico generico con alto grado di attenzione;
• i segni presentano solo una bassa somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

Il principio di interdipendenza non impone un esito diverso, poiché non opera in modo meccanico e, nel caso concreto, la debolezza delle somiglianze non è compensata da altri fattori. La decisione impugnata è quindi stata confermata e il ricorso è stato integralmente respinto.

Spese

Poiché il ricorso è stato respinto, ma EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale e il Tribunale ha deciso senza fase orale, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.