Tribunale, Sentenza T-52/22

Mancata prova dell’uso genuino del marchio anteriore figurativo tema/TEHA

La causa è un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda, in sostanza, la portata dell’uso consentito di un marchio anteriore nazionale ai fini della prova dell’uso genuino in un procedimento di opposizione.

Fatti e procedimento amministrativo

Ambrosetti Group Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio UE figurativo TEHA per vari servizi, tra cui servizi della classe 41. La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne, quale successore della Chambre de commerce et d’industrie de Reims Épernay, aveva proposto opposizione basandosi su un marchio figurativo francese anteriore designante, tra l’altro, servizi in classe 41.

Su richiesta dell’interveniente, EUIPO aveva invitato l’opponente a fornire la prova dell’uso genuino del marchio anteriore. La prova prodotta riguardava non la forma registrata del marchio, ma:

• il solo elemento verbale "tema", in lettere minuscole o maiuscole;
• due segni figurativi diversi dalla registrazione originaria.

La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo che il materiale probatorio si riferisse a forme del marchio che alteravano il carattere distintivo del segno registrato.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il ricorrente sosteneva che il Tribunale dovesse annullare la decisione impugnata perché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente escluso che l’uso provato integrasse uso genuino ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

La questione centrale era dunque se le differenze tra il marchio registrato e le forme effettivamente usate fossero solo varianti ammissibili oppure modifiche tali da alterare il carattere distintivo del marchio anteriore.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di marchio era stata depositata il 9 agosto 2017, si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, mentre le norme procedurali rilevanti sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001.

Le norme centrali richiamate sono:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul motivo relativo di rifiuto per rischio di confusione;
• articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, sulla prova dell’uso del marchio anteriore, con applicazione ai marchi nazionali anteriori;
• articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sull’uso in forma diversa da quella registrata;
• corrispondenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001, richiamate solo come equivalenti testuali o procedurali.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui l’uso genuino può essere dimostrato anche mediante una forma del marchio diversa da quella registrata, purché la differenza non alteri il carattere distintivo del segno. La ratio della norma è evitare un formalismo eccessivo, consentendo al titolare di adattare il marchio alle esigenze di mercato senza perdere la protezione.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che il marchio registrato era composto da un rettangolo diviso in due parti:

• a sinistra, un riquadro blu con le lettere "t" e "e" stilizzate in bianco;
• a destra, un riquadro nero con le lettere "m" e "a" in bianco.

La commissione di ricorso aveva ritenuto che la distintività del segno derivasse non solo dall’elemento verbale potenzialmente leggibile come "tema", ma soprattutto:

• dalla specifica stilizzazione differenziata delle lettere;
• dal contrasto cromatico tra blu e nero;
• dalla particolare percezione visiva che induceva il pubblico a cogliere "te" e "ma" come due elementi distinti.

Il Tribunale condivide tale analisi e rileva che la stilizzazione grafica e la combinazione cromatica erano capaci di imprimersi nella memoria del pubblico rilevante, conferendo al marchio un carattere distintivo proprio. Di conseguenza, l’uso del solo elemento verbale "tema", senza gli elementi figurativi e cromatici caratterizzanti, non poteva essere considerato una variazione non significativa.

Quanto ai segni effettivamente usati, il Tribunale rileva che essi presentavano differenze rilevanti rispetto alla registrazione:

• il word mark "tema" appariva in caratteri uniformi, senza la stilizzazione originale;
• i colori erano diversi da quelli del marchio registrato;
• comparivano inoltre due elementi curvilinei, visivamente marcati, privi di equivalenti nel marchio originario.

Tali aggiunte non erano semplici elementi decorativi, ma elementi distintivi nuovi e ben percepibili. Perciò l’insieme dei segni usati non poteva essere considerato equivalente, neppure globalmente, al marchio registrato.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto nel ritenere che la prova fornita non dimostrasse l’uso genuino del marchio anteriore nella forma registrata né in una forma consentita ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Regola pratica per il professionista

Per opporsi efficacemente a una domanda di marchio UE, il titolare del marchio anteriore deve provare un uso che conservi gli elementi distintivi essenziali del segno registrato. Se la prova riguarda un segno graficamente e cromaticamente diverso, e le modifiche incidono sulla percezione distintiva complessiva, la domanda di opposizione è destinata a fallire.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Tribunale condanna quindi la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne alle spese del giudizio.