Tribunale, Sentenza T-60/22

Uso genuino del marchio anteriore figurativo e opposizione TEHA/tema

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione contro la protezione nell’Unione di una registrazione internazionale designante l’Unione europea. La controversia ruota attorno alla prova dell’uso genuino di un marchio anteriore nazionale figurativo e alla possibilità di considerare equivalenti i segni effettivamente usati rispetto a quello registrato.

Fatti e procedimento amministrativo

La società interveniente, Ambrosetti Group Ltd, aveva ottenuto una registrazione internazionale del marchio denominativo TEHA, con effetto, tra l’altro, nell’Unione europea, per servizi in classe 41. La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne, successore della chambre de commerce et d’industrie de Reims Épernay, presentava opposizione contro la protezione nell’Unione fondandola su un precedente marchio figurativo francese contenente l’elemento "tema".

L’opposizione era basata sull’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione. A seguito della richiesta dell’interveniente, EUIPO imponeva all’opponente di provare l’uso genuino del marchio anteriore. La Divisione di opposizione accoglieva parzialmente l’opposizione, ritenendo provato l’uso e ravvisando un rischio di confusione per alcuni servizi in classe 41. La Commissione di ricorso, invece, accoglieva il ricorso dell’interveniente e negava la prova dell’uso genuino, rilevando che i segni prodotti differivano dal marchio registrato in elementi idonei a modificarne il carattere distintivo.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la data di priorità della registrazione internazionale era il 28 giugno 2017, la controversia è disciplinata, quanto al diritto sostanziale, dal regolamento n. 207/2009; quanto alle regole procedurali, dal regolamento n. 2017/1001. In particolare, richiama:

• l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 42(2) e (3) del regolamento n. 207/2009;
• l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale osserva inoltre che le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001, richiamate dalla Commissione di ricorso e dalle parti, hanno contenuto sostanzialmente identico o comunque non rilevante ai fini del caso.

Questioni sottoposte al Tribunale

L’unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009. La ricorrente non contestava che la prova prodotta non riguardasse l’esatto marchio registrato, ma sosteneva che i suoi elementi dominanti fossero comunque usati in una forma che non alterava il carattere distintivo del marchio anteriore.

Le censure articolate dalla ricorrente erano, in sostanza, tre:

• il segno usato sarebbe stato sostanzialmente equivalente al marchio registrato;
• l’elemento verbale "tema" sarebbe stato dominante rispetto agli elementi figurativi;
• le differenze cromatiche e l’aggiunta di elementi curvi nei segni usati sarebbero state non essenziali o decorative.

Ragionamento del Tribunale: criterio dell’uso in forma modificata

Il Tribunale ricorda che l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 mira a evitare un rigido allineamento tra forma registrata e forma d’uso, consentendo variazioni compatibili con il carattere distintivo del marchio. Tale disposizione può applicarsi anche ai marchi nazionali anteriori invocati in opposizione, in combinato disposto con l’articolo 42(2) e (3).

La regola operativa è che la forma usata può discostarsi dalla forma registrata solo in aspetti trascurabili, così che i due segni siano complessivamente equivalenti. Se, invece, le variazioni incidono sugli elementi distintivi o dominanti, il requisito dell’uso genuino non è soddisfatto.

Valutazione del marchio registrato e dei segni usati

Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui il marchio anteriore registrato era composto da un rettangolo diviso in due parti, con le lettere "te" in un riquadro blu e le lettere "ma" in un riquadro nero, con specifiche differenti stilizzazioni e forte contrasto cromatico. Il carattere distintivo derivava quindi non solo dall’elemento verbale, ma anche dalla particolare stilizzazione grafica e dalla combinazione dei colori.

Da ciò il Tribunale ricava che:

• il marchio non era dominato dall’elemento verbale "tema" considerato come parola unitaria;
• la scomposizione visuale in "te" e "ma" era rilevante per la percezione del segno;
• la percezione del pubblico non consentiva di ridurre il marchio registrato alla sola parola "tema".

Il Tribunale respinge così l’argomento secondo cui, in un marchio complesso, gli elementi verbali sarebbero sempre prevalenti su quelli figurativi. Ricorda infatti che un elemento figurativo può assumere un ruolo equivalente o persino dominante, se le sue qualità intrinseche e la sua posizione complessiva nel segno lo giustificano.

Elementi figurativi e variazioni cromatiche

Quanto ai segni effettivamente usati, il Tribunale rileva che essi presentavano il termine "tema" scritto in modo uniforme, in un unico colore e con carattere standard, talvolta accompagnato da un elemento grafico curvo, mentre il marchio registrato si fondava su una diversa architettura visiva, con colori blu, nero e bianco e con una stilizzazione specifica delle lettere.

Le differenze non sono considerate trascurabili perché:

• la stilizzazione specifica delle lettere del marchio registrato non era riprodotta;
• la combinazione cromatica distintiva non era ripresa nella stessa configurazione;
• gli elementi curvi aggiunti nei segni usati erano visivamente rilevanti e non semplici ornamenti privi di capacità distintiva.

Il Tribunale sottolinea che la distintività del marchio registrato non derivava dai colori in sé, ma dalla loro combinazione con la stilizzazione complessiva. Le aggiunte figurative nei segni usati alteravano quindi il modo in cui il pubblico percepiva il segno, impedendo di qualificarli come mera variante ammissibile.

Esito del ricorso e conseguenze sulle spese

Poiché nessuna delle censure era fondata, il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ne consegue che la decisione della Commissione di ricorso resta ferma e che il richiedente soccombente viene condannato alle spese, comprese quelle richieste dall’interveniente per il procedimento dinanzi a EUIPO e alla Commissione di ricorso.

Principio affermato

La prova dell’uso genuino di un marchio anteriore può essere fornita anche mediante una forma d’uso diversa da quella registrata solo se le differenze sono marginali e non alterano il carattere distintivo del segno. Quando la modifica riguarda la stilizzazione, la combinazione cromatica o l’aggiunta di elementi figurativi idonei a cambiare la percezione globale del marchio, l’uso non può essere considerato equivalente alla forma registrata e non soddisfa l’articolo 15(1), secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.