Tribunale, Sentenza T-303/22

Marchio dell’Unione europea Vitis pharma Dicofarm group e marchio anteriore viti DREN

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Dicofarm SpA contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità parziale di un marchio dell’Unione europea. La controversia attiene all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e alla valutazione del rischio di confusione tra un marchio figurativo UE e un marchio nazionale figurativo anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

Dicofarm aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "Vitis pharma Dicofarm group" per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30, 40 e 42 della classificazione di Nizza. Successivamente, Marco Viti Farmaceutici SpA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio fondandosi, tra l’altro, sul proprio marchio italiano figurativo anteriore "viti DREN" registrato per prodotti della classe 5. La divisione di annullamento aveva accolto parzialmente la domanda di nullità sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), mentre la commissione di ricorso aveva respinto il ricorso di Dicofarm confermando l’esistenza di un rischio di confusione per i prodotti e servizi interessati.

Ammissibilità di prove e documenti

Il Tribunale dichiara inammissibili gli allegati A 11 e A 12, perché prodotti per la prima volta dinanzi ad esso e fondati su elementi successivi alla decisione impugnata. Diversamente, considera ammissibile una lettera successiva con cui la ricorrente aveva depositato una decisione dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi, precisando che non si trattava di una prova nuova nel senso proprio, ma di un riferimento alla prassi decisionale nazionale utilizzabile come supporto argomentativo.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama la disciplina del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, precisando che la valutazione deve essere globale, tenendo conto della percezione del pubblico pertinente, dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, nonché del principio di interdipendenza tra questi fattori. Ricorda inoltre che, per il marchio UE, è sufficiente un impedimento relativo sussistente in una parte dell’Unione e che il consumatore medio va considerato normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto.

Pubblico di riferimento e somiglianza dei prodotti e servizi

Il territorio rilevante è l’Italia, in quanto territorio di tutela del marchio anteriore. Il pubblico varia a seconda delle classi: grande pubblico per le classi 3, 29 e 30; consumatori e professionisti del settore medico per la classe 5; pubblico professionale specializzato per le classi 40 e 42. Quanto ai prodotti e servizi, il Tribunale conferma solo in parte le valutazioni della commissione di ricorso: i prodotti della classe 3, quelli delle classi 29 e 30, nonché i servizi delle classi 40 e 42 presentano solo un grado di somiglianza ridotto con i prodotti del marchio anteriore. I prodotti della classe 5, invece, presentano un’elevata somiglianza con i prodotti anteriori, in particolare con i "prodotti farmaceutici e veterinari".

Comparazione dei segni

Sul piano distintivo e dominante, il Tribunale considera nel marchio anteriore gli elementi "viti" e "dren" come entrambi distintivi e co-dominanti, con rilevanza visiva particolare del termine "dren" per dimensioni, maiuscolo e colore, ma senza escludere il ruolo iniziale di "viti". Nel marchio contestato, gli elementi distintivi sono "vitis" e "dicofarm", mentre gli elementi dominanti sono "vitis" e "pharma"; quest’ultimo è però descrittivo e privo di carattere distintivo, mentre "dicofarm group" ha rilevanza secondaria. La somiglianza tra i segni è giudicata debole sul piano visivo e media sul piano fonetico, mentre quella concettuale non è apprezzabile, poiché il marchio anteriore non ha un significato chiaro nel suo complesso.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene che la somiglianza solo tenue tra i prodotti e servizi delle classi 3, 29, 30, 40 e 42 non sia sufficiente a compensare la debole o media somiglianza tra i segni, tanto più in presenza di un pubblico con attenzione da media a elevata e di un marchio anteriore dotato di carattere distintivo medio. Per tali prodotti e servizi esclude quindi il rischio di confusione. Diversamente, per alcuni prodotti della classe 5 del marchio contestato, la somiglianza è così elevata da poter compensare la somiglianza da debole a media tra i segni, con conseguente rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte relativa alle classi 3, 29, 30, 40 e 42, respinge il ricorso per il resto e pone le spese a carico di ciascuna parte, in ragione della soccombenza reciproca parziale. La pronuncia conferma così un annullamento soltanto limitato, preservando la nullità per i prodotti della classe 5 maggiormente sovrapponibili.