Tribunale, Sentenza T-39/16

Marchio dell’Unione europea – opposizione tra NANA e NANA FINK

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione contro una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il contenzioso opponeva il marchio anteriore denominativo NANA alla registrazione internazionale del marchio figurativo NANA FINK per prodotti delle classi 14, 18 e 26.

Fatti e procedimento amministrativo

La sig.ra Nadine Fink aveva ottenuto una registrazione internazionale n. 1111651, notificata all’EUIPO ai sensi del regolamento n. 207/2009, per prodotti delle classi 14, 18 e 26. La società Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG aveva presentato opposizione fondandola sul proprio marchio dell’Unione europea anteriore denominativo NANA, registrato per prodotti rilevanti nelle stesse classi.

La divisione d’opposizione aveva parzialmente accolto l’opposizione: l’aveva respinta per alcuni prodotti per assenza di somiglianza e l’aveva accolta per altri per rischio di confusione. La ricorrente aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla commissione di ricorso, che però aveva respinto il ricorso con decisione del 12 novembre 2015.

Questioni preliminari di ricevibilità

Il Tribunale ha anzitutto esaminato la ricevibilità di alcuni argomenti della ricorrente. Ha dichiarato irricevibili le censure che riguardavano prodotti diversi da quelli oggetto del procedimento amministrativo, perché alteravano il perimetro della controversia. Ha invece ritenuto ricevibili gli argomenti:

• sulla qualificazione del "cuoio" e delle "pelli d’animali" come prodotti anche finiti e non solo semilavorati;
• sulla prassi decisionale precedente dell’EUIPO;
• sull’interpretazione dell’elenco dei prodotti coperti dal marchio anteriore, in particolare con riferimento alle "imitazioni del cuoio".

Omessa statuizione della commissione di ricorso

Un punto decisivo della sentenza è l’errore della commissione di ricorso che non ha statuito sul gravame nella parte relativa ai "metalli preziosi e loro leghe" della classe 14. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso investiva l’intera decisione della divisione d’opposizione, poiché l’opposizione era stata respinta nel suo complesso.

La commissione di ricorso, invece, aveva esaminato solo alcuni prodotti e aveva omesso di pronunciarsi su quelli relativi ai metalli preziosi e loro leghe. Ciò integra una violazione dell’obbligo imposto dall’articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, che richiede di decidere su ogni capo del ricorso. Il Tribunale ha ricordato che tale obbligo è una forma sostanziale e che il giudice non può sostituirsi alla commissione su un punto sul quale essa non si è pronunciata.

Interpretazione dell’elenco dei prodotti del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse registrato anche per le "imitazioni del cuoio" come tali. Il Tribunale ha respinto tale tesi. Ha osservato che la formulazione della classe 18 nel testo tedesco del marchio anteriore era ambigua e poteva essere letta in due modi: o come copertura anche delle imitazioni del cuoio, oppure come riferimento soltanto ai prodotti finiti realizzati in cuoio o imitazioni del cuoio.

Poiché il richiedente ha l’onere di indicare i prodotti con chiarezza e precisione, e poiché l’ambiguità è stata causata dalla stessa formulazione della ricorrente, il Tribunale ha escluso che il marchio anteriore potesse essere interpretato a suo favore fino a ricomprendere le imitazioni del cuoio come tali. Ha richiamato, in questo contesto, il requisito di chiarezza derivante dalla normativa di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte.

Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): assenza di rischio di confusione

Sul merito, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui non sussisteva rischio di confusione tra i marchi. Ha ricordato che il rischio di confusione presuppone cumulativamente:

• identità o somiglianza tra i segni;
• identità o somiglianza tra i prodotti o servizi.

Poiché il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione sulla non somiglianza dei prodotti, le censure relative alla somiglianza tra i segni sono state considerate inconferenti.

Prodotti delle classi 14 e 26

Per i prodotti delle classi 14 e 26, la commissione di ricorso aveva escluso la somiglianza tra gli accessori e le decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi e le fibbie per cintura, da un lato, e i prodotti finiti protetti dal marchio anteriore, dall’altro. Il Tribunale ha condiviso tale analisi, osservando che:

• i prodotti contestati sono in gran parte pezzi separati o semilavorati;
• i prodotti del marchio anteriore sono invece prodotti finiti;
• non vi è concorrenza né sostituibilità;
• la complementarità non è sufficiente, perché manca una stretta correlazione tale da far pensare a una stessa origine imprenditoriale.

Ha inoltre escluso che il mero fatto che tali prodotti possano avere una funzione decorativa basti a renderli simili.

Prodotti della classe 18

Quanto alla classe 18, il Tribunale ha confermato che il cuoio, le imitazioni del cuoio e le pelli d’animali sono, nella fattispecie, materie prime o prodotti semilavorati destinati principalmente a professionisti, mentre i prodotti protetti dal marchio anteriore sono prodotti finiti destinati al consumatore finale.

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui tali materiali sarebbero venduti anche come prodotti unitari al consumatore finale, osservando che ciò non muta la loro destinazione principale. Ha inoltre escluso la complementarità rispetto ai prodotti finiti della classe 18, precisando che il fatto che alcuni prodotti possano essere fabbricati a partire da tali materiali non basta, da solo, a dimostrare somiglianza, soprattutto se i consumatori non si attendono che provengano dagli stessi fabbricanti.

Decisione e spese

Il Tribunale ha quindi:

• annullato la decisione impugnata solo nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sui "metalli preziosi e loro leghe" della classe 14;
• respinto il ricorso per il resto.

Quanto alle spese, ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese, in ragione della soccombenza reciproca parziale.