Tribunale, Sentenza T-544/23

Opposizione a marchio UE figurativo: assenza di somiglianza tra i segni e rigetto dell’opposizione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2023, in materia di opposizione alla registrazione di un marchio figurativo dell’Unione. Il contenzioso concerneva un segno richiesto rappresentante un emblema e due marchi anteriori figurativi di Puma, costituiti da una striscia.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 17 dicembre 2020 Yukai Zheng aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza, relativi in sostanza ad abbigliamento e articoli affini. Puma aveva proposto opposizione il 29 aprile 2021, fondandola sui propri due marchi figurativi anteriori, entrambi registrati per prodotti identici o sostanzialmente corrispondenti della classe 25.

L’opposizione era stata presentata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2017/1001. A seguito della richiesta dell’interessato, l’EUIPO aveva domandato a Puma la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori, prova poi fornita. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e, su appello, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che i segni non fossero simili.

Questioni sottoposte al Tribunale

Puma deduceva due motivi principali:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per avere l’EUIPO escluso il rischio di confusione nonostante l’identità dei prodotti e la presunta somiglianza dei segni;
• violazione dell’articolo 8, paragrafo 5), del medesimo regolamento, per non avere riconosciuto la rinomanza dei marchi anteriori e il collegamento mentale tra i segni, con conseguente rischio di indebito vantaggio o pregiudizio.

Normativa rilevante e criteri applicati

La Corte richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui la registrazione deve essere rifiutata quando, per l’identità o somiglianza tra i marchi e per l’identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, esista un rischio di confusione nel pubblico di riferimento. Ricorda inoltre che tale rischio comprende il rischio di associazione e che la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti.

Quanto all’articolo 8, paragrafo 5), la Corte ribadisce che la sua applicazione presuppone cumulativamente, tra gli altri elementi, che il marchio richiesto sia identico o simile al marchio anteriore. In mancanza di una qualsiasi somiglianza, la disposizione non trova applicazione.

Valutazione della somiglianza dei segni

La Corte approva l’analisi della commissione di ricorso sulla percezione complessiva dei segni. I marchi anteriori sono descritti come una striscia monocroma, bianca o nera, curva e ascendente verso destra, con base piatta e assottigliamento finale. Il marchio richiesto, invece, è percepito come una forma triangolare arrotondata con bordo esterno e figure interne curve, che formano un insieme grafico centrale in cui compare una striscia diversa per forma e proporzioni.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il contorno esterno sarebbe un semplice elemento decorativo o una "cornice" trascurabile e la parte interna assumerebbe da sola carattere distintivo dominante. Al contrario, il segno richiesto è visto come un tutto inscindibile, privo di elemento chiaramente dominante o più distintivo degli altri. La Corte sottolinea che il consumatore medio non analizza i segni nei dettagli, ma li percepisce globalmente.

Sul piano visivo, il Tribunale evidenzia differenze significative: base della striscia diversa, spessore diverso, forma terminale diversa e conformazione complessiva differente. Respinge quindi anche l’argomento secondo cui uno dei marchi anteriori sarebbe quasi integralmente contenuto nel segno richiesto.

Sul piano fonetico, la comparazione non è possibile, trattandosi di marchi puramente figurativi privi di elementi verbali. Sul piano concettuale, la Corte conferma che i segni non veicolano alcun contenuto semantico specifico: la mera idea di una striscia ascendente e assottigliata non costituisce un concetto tale da consentire un confronto concettuale utile. Ne deriva l’assenza di somiglianza tra i segni.

Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Poiché la somiglianza tra i segni è una condizione cumulativa e imprescindibile del rischio di confusione, la sua assenza esclude automaticamente l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), anche se i prodotti sono identici. La Corte ritiene dunque infondato il primo motivo di Puma.

Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 5)

Quanto alla tutela del marchio rinomato, la Corte afferma che, in assenza di qualunque somiglianza tra i segni, la disposizione è manifestamente inapplicabile. Non occorre quindi esaminare ulteriormente la rinomanza o il presunto indebito vantaggio, perché manca il presupposto minimo della somiglianza, anche solo debole, tra marchio anteriore e marchio richiesto.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Puma SE alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, essendo risultata soccombente e avendo l’EUIPO chiesto la condanna alle spese.