Corte di giustizia, Sentenza C-521/17

Legittimazione di un organismo collettivo di titolari di marchi e responsabilità di un prestatore di indirizzi IP

La pronuncia è stata resa in un rinvio pregiudiziale della Tallinna Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallinn) nell’ambito di una controversia tra Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. e Deepak Mehta. La causa riguarda, da un lato, la capacità di un organismo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi di agire in nome proprio per la tutela dei diritti dei propri membri e, dall’altro, la possibile applicazione delle limitazioni di responsabilità previste per taluni prestatori di servizi della società dell’informazione.

Fatti e procedimento principale

SNB-REACT, organizzazione con sede nei Paesi Bassi incaricata della rappresentanza collettiva dei titolari di marchi, ha chiesto al giudice estone di ordinare a Deepak Mehta di cessare la violazione dei marchi di dieci suoi membri, di astenersi dal reiterarla e di risarcire i danni. Secondo l’organizzazione, Mehta avrebbe registrato nomi di dominio e siti Internet che utilizzavano illecitamente segni identici ai marchi dei membri, nonché sarebbe stato intestatario degli indirizzi IP corrispondenti.

Il convenuto ha contestato di aver registrato i domini o utilizzato i segni in questione e ha sostenuto di aver semplicemente dato in locazione 38.000 indirizzi IP a due società terze, operando quindi come fornitore di accesso/servizio di rete e non come responsabile della trasmissione o del contenuto delle informazioni.

Il tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, ritenendo che SNB-REACT non fosse legittimata ad agire in nome proprio e che la responsabilità di Mehta non potesse essere affermata sulla base dell’attività illecita dei terzi che utilizzavano i domini e i siti Internet.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte:

• se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE imponga di riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di marchio la legittimazione ad agire in nome proprio per proteggere i diritti dei titolari;
• se gli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE si applichino a un prestatore che si limiti a registrare e locare indirizzi IP, consentendo così l’uso anonimo di nomi di dominio Internet.

Normativa rilevante

Per la direttiva 2004/48/CE, la Corte richiama in particolare:

• l’articolo 2, paragrafo 1, sul campo di applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso;
• l’articolo 4, e in particolare la lettera c), relativa agli organi di gestione collettiva;
• il considerando 18, che amplia la platea dei soggetti legittimati ad agire includendo, in determinati casi, le organizzazioni professionali di gestione dei diritti.

Per la direttiva 2000/31/CE, sono rilevanti:

• il considerando 42, che definisce le deroghe alla responsabilità in termini di attività meramente tecnica, automatica e passiva;
• gli articoli 12, 13 e 14, relativi rispettivamente a mere conduit, caching e hosting;
• i paragrafi che salvaguardano la possibilità di ottenere ordini giudiziali o amministrativi per far cessare o prevenire violazioni.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48/CE riconosce sempre ai titolari dei diritti la legittimazione ad agire, mentre le lettere da b) a d) subordinano tale riconoscimento a quanto previsto dalla legislazione applicabile e alla sua conformità.

Il riferimento alla legislazione applicabile comprende sia la normativa nazionale sia, se del caso, quella dell’Unione. Tuttavia, la Corte esclude che gli Stati membri dispongano di una discrezionalità illimitata nel riconoscere o meno la legittimazione agli organismi collettivi: una simile lettura svuoterebbe di effetto utile la disposizione e sarebbe incompatibile con il considerando 18.

Ne deriva che, se un organismo collettivo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale:

• è riconosciuto dal diritto nazionale come avente un interesse diretto alla difesa dei diritti rappresentati;
• ed è autorizzato dal medesimo diritto ad agire in giudizio a tutela di tali diritti, allora gli Stati membri sono tenuti a riconoscergli anche la legittimazione ad ottenere i rimedi previsti dalla direttiva 2004/48/CE e ad agire in nome proprio.

La verifica concreta di tali condizioni è rimessa al giudice nazionale.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla direttiva 2000/31/CE, la Corte ricorda che le limitazioni di responsabilità si applicano solo in presenza di un servizio della società dell’informazione. Spetta quindi anzitutto al giudice nazionale verificare se il servizio di locazione e registrazione di indirizzi IP rientri in tale nozione, definita dalla giurisprudenza come servizio prestato a distanza, per via elettronica, su richiesta individuale e normalmente dietro retribuzione.

In secondo luogo, occorre verificare a quale categoria il servizio sia riconducibile tra:

• semplice trasporto (articolo 12),
• memorizzazione temporanea/caching (articolo 13),
• hosting (articolo 14).

La Corte sottolinea che le esenzioni operano solo quando l’attività del prestatore sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, senza conoscenza né controllo delle informazioni trasmesse o memorizzate. Inoltre, esse non si applicano se il prestatore svolge un ruolo attivo, ad esempio consentendo ai clienti di ottimizzare la loro attività di vendita online.

Nel caso di specie, il servizio descritto nella decisione di rinvio potrebbe rientrare nelle ipotesi protette, ma la relativa qualificazione dipende dalla valutazione fattuale del giudice nazionale sull’effettiva neutralità dell’attività svolta da Mehta.

La Corte aggiunge che, anche qualora operi una limitazione di responsabilità, il giudice nazionale può comunque adottare ingiunzioni per far cessare o prevenire una violazione, ai sensi degli articoli 12, paragrafo 3, 13, paragrafo 2, e 14, paragrafo 3, della direttiva.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che:

• l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE va interpretato nel senso che gli Stati membri devono riconoscere la legittimazione ad agire in nome proprio a un organismo collettivo di titolari di marchi, purché il diritto nazionale lo consideri portatore di un interesse diretto alla difesa di tali diritti e gli consenta di agire in giudizio;
• gli articoli 12-14 della direttiva 2000/31/CE possono applicarsi a un prestatore di locazione e registrazione di indirizzi IP che consenta l’uso anonimo di nomi di dominio Internet, se il servizio rientra in una delle categorie previste e l’attività del prestatore rimane tecnica, automatica e passiva, senza ruolo attivo.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del diritto, la sentenza è rilevante perché:

• conferma che la tutela processuale dei diritti di marchio può spettare anche ad organismi collettivi, ma solo nei limiti riconosciuti dal diritto nazionale;
• ribadisce che la neutralità dell’intermediario è decisiva per beneficiare delle esenzioni di responsabilità della direttiva e-commerce;
• lascia al giudice nazionale la verifica in concreto della natura del servizio e del ruolo effettivamente svolto dal prestatore.